【CAFC / 2026年10月30日】No. 2025-1809 - Precision Planting LLC v. Maschio Gaspardo S.p.A.(特許図面の教示と実質的証拠基準に基づく自明性判断の破棄差戻し判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、Maschio Gaspardo S.p.A.(以下「Maschio社」)が保有する精密空気圧播種機に関する米国特許第8,770,121号(以下「'121特許」)に対し、特許侵害訴訟を提起されたPrecision Planting LLC(以下「Precision社」)が米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)に当事者系レビュー(IPR)を申し立てた事案の控訴審である。

'121特許の独立クレーム1は、播種ディスクおよびシールに加え、可動部に回転可能に支持され「ディスクによってシールに生じる軸方向荷重(axial load)の少なくとも一部を負担するスラスト軸受要素(thrust-bearing element)」を備える種子分配要素を規定している。 Precision社は、先行技術文献(Amazone、Fiorido、VenHuizenおよび出願人認容先行技術)の組み合わせに基づきクレーム1–3、7–12、および16(以下「争点クレーム」)は自明(35 U.S.C. § 103)であり無効であると主張した(Ground 4)。 これに対しPTABは、先行技術であるFiorido(欧州特許出願公開第0 536 543号)はスラスト軸受要素を開示しておらず、また当業者がAmazoneとFioridoを組み合わせる動機付けも存在しないとして、争点クレームを特許性あり(not unpatentable)とする最終書面決定(FWD)を下した。Precision社がこれを不服として連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

2. 判決の主文

PTABの最終書面決定を破棄(Vacate)し、更なる審理のため差戻し(Remand)を命じる。訴訟費用は被控訴人(Maschio社)の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点1: 先行技術(Fiorido)の開示内容に関する事実認定の適否(実質的証拠基準)
    Fioridoの図面(第2図)に示された駆動ディスク(31)と播種ディスク(13)との接触関係およびスラスト軸受機能について、PTABが「Fioridoはスラスト軸受要素を開示していない」と判断したことに、実質的証拠(substantial evidence)の裏付けがあるか否か。
  • 争点2: 先行技術の組み合わせ動機付け(Motivation to Combine)
    当業者がAmazoneにFioridoの構成を組み合わせる動機付けを有していたか、またPTABが硬直的な基準を適用したか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFC(Moore首席判事執筆)は、PTABによる「Fioridoがスラスト軸受要素を開示していない」旨の事実認定は実質的証拠を欠き支持できないと判断した。

(1) 特許図面における明確な開示と明細書の記載

  • PTABは、Fioridoの明細書本文に駆動ディスク(31)とディスク(13)が「接触している」と明記されていないこと、また当該実施形態の目的達成に接触が必須ではないことを理由に挙げた。しかし、明細書に明示的説明がないとしても、図面(第2図)に両者の接触が明確に描かれている事実を否定することはできない(In re Mraz, 455 F.2d 1069, 1072 (CCPA 1972))。図面の教示は明細書で説明されていない特徴であっても自明性判断において決定的(dispositive)となり得る。
  • PTABはシールリング(39)とディスク(13)の接触をも根拠としたが、シールリングとの接触が存在することは、駆動ディスク(31)とディスク(13)との接触を否定するものではない。両者が接触していれば軸方向荷重の一部を負担することは当事者間に争いがなく、シールリングの接触は無関係である。

(2) 専門家証言の信用性と記録との矛盾

  • Maschio社側の専門家(Dr. Dankowicz)は、摩擦の発生懸念や、駆動ディスクを反対側から挿入する別実施形態の存在を挙げて接触を否定する証言を行った。しかし、客観的な図面に明確に示された接触関係を合理的に覆す根拠を示していない。別の実施形態でスラスト軸受として機能しない構成があり得るとしても、図示された実施形態において機能している事実を打ち消すことはできない。
  • 客観的記録や特許の開示と明らかに矛盾する専門家の結論のみの証言(conclusory testimony)は、実質的証拠とはなり得ず、事実上の争点を創出することはできない(Homeland Housewares, 865 F.3d at 1378–79; Krippelz, 667 F.3d at 1269)。

(3) 結論および組み合わせ動機付けの審理差戻し

PTABの動機付けの欠如に関する判断は、Fioridoがスラスト軸受要素を開示していないという誤った事実認定を前提として組み立てられていた。したがって、CAFCは動機付けの当否には直接判断を下さず、Fioridoがスラスト軸受要素を開示しているという前提に立ち、KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) の法理に従って自明性を再判断させるため、事件をPTABに差し戻した(なお、Precision社が控訴審で新たに主張した「Fioridoの改変に基づく動機付け」という別理論は、PTABで主張されておらず喪失(forfeited)したものと判断された)。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本判決は、IPRおよび自明性(§ 103)分析の実務において以下の重要な示唆を与える。

  • 先行技術図面の証拠力: 明細書本文に具体的な動作や接触に関する明文の記載がなくても、特許図面に構造的配置や接触が明瞭に描かれている場合、当業者の技術常識に基づいてその機能・開示が認められ得る。図面の開示を争う際には、図面の描写自体と整合する説得的な反証が必要となる。
  • 記録に反する専門家証言の排斥: PTAB実務において専門家宣誓供述書・証言は極めて重視されるが、客観的証拠(先行技術の図面や記載)と明白に矛盾する推測的・結論ありきの証言は「実質的証拠」として採用され得ず、控訴審で覆されるリスクが高い。
  • PTAB審理における代替的主張の保持(Issue Preservation): 自明性の主張において「構成要件が開示されている」という主位的主張と「開示されていないとしても当業者にとって改変が自明である」という予備的主張が存在する場合、PTAB段階で明示的に双方を申し立てておかなければ、控訴審での主張資格を喪失(forfeiture)する点に留意を要する。

【CAFC / 2026年10月30日】Nos. 2025-1320, 2025-1377 - 半導体メモリ構造特許の有効性を認めた当事者系レビュー(IPR)最終決定に対する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、BeSang Inc.(以下「BeSang社」)が保有する米国特許第7,378,702号(以下「’702特許」)の有効性を巡り、Micron Technology, Inc.ら(以下「Micron社」)およびIntel Corporation(以下「Intel社」)がそれぞれ申し立てた当事者系レビュー(IPR)の最終書面決定(Final Written Decision)に対する控訴審判決である。

’702特許は、チップ上のトランジスタの横方向占有面積を低減することを目的とし、素子等が形成された基板上に、複数の垂直配向型半導体メモリセルを含む積層可能なアドオン層(stackable add-on layer)を接合(bond)して配置する半導体メモリ構造に関するものである。

Micron社はIPR2023-00900において、クレーム13〜17がWatanabe特許単独またはWatanabe特許とLee特許の組み合わせにより自明(obvious)であると主張した。これに対し米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)は、(1)渡辺文献が先行技術として実施可能(enabled)でないこと、(2)当業者がWatanabe特許とLee特許を組み合わせる動機付け(motivation to combine)を欠くこと等を理由に、特許性を維持した。

Intel社はIPR2023-00991において、クレーム1および13〜17が複数の先行技術の組み合わせ等により自明であると主張した。PTABは、クレーム1についてはPark特許およびKim出願の組み合わせが「誘電体材料によって互いに分離された」構成を開示していないとし、クレーム13についてはLee出願が「垂直配向半導体メモリセルを有する積層可能アドオン層」を開示していないとして、特許性を維持した。両社はこれを不服として個別にCAFCへ控訴した。

2. 判決の主文

合衆国巡回控訴裁判所(CAFC)は、PTABの各決定を支持(AFFIRMED)し、’702特許の対象クレーム(クレーム1および13〜17)の非自明性(特許性維持)を認めた。

3. 主な争点

  • 争点1(Micron社関連):先行技術文献(単独引例)の実施可能性(Enablement)
    単独で自明性の根拠とされる先行技術文献(Watanabe特許)が、自明性の依拠部分について実施可能要件を満たしているか(高熱処理による下層素子の破壊リスクがある場合に実施可能といえるか)。また、PTABが明細書から不当に温度制限をクレームに読み込む「暗黙のクレーム解釈」を行ったか。
  • 争点2(Micron社関連):組み合わせの動機付け(Motivation to Combine)
    高温処理を伴う先行技術工法を別の先行技術素子に適用することについて、素子破壊のリスクがある中で組み合わせの動機付けが認められるか。
  • 争点3(Intel社関連):IPR申立書(Petition)の記載とPTABの裁量権
    申立人が特定構成要件(13[b])に関して単一の文献のみに依拠していた場合、別の構成要件(13[c])で展開された組み合わせの主張をPTABが考慮しなかったことは裁量権の濫用(abuse of discretion)に当たるか。
  • 争点4(Intel社関連):構成要件の開示・充足性の判断とクレーム解釈の峻別
    「誘電体材料により互いに分離された(separated from each other by dielectric material)」という限定に関し、隣接セル間で電極を共有している構造について非充足としたPTABの判断は、不当な暗黙のクレーム解釈(電気的分離の要求)に基づくものか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) Micron社の控訴について

① 先行技術の実施可能要件(Enablement of Prior Art):

  • 当業者がクレーム発明を実施できるようにする他の裏付け証拠が存在しない場合、35 U.S.C. § 103に基づく単独引例は、自明性の判断において依拠されている開示部分を自ら実施可能(self-enabled)にしていなければならない(Raytheon Techs. Corp. v. Gen. Elec. Co., 993 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 2021))。
  • Watanabe特許は積層層の接合工程として900〜1000°Cの熱処理を開示しているが、双方の専門家証言により、650°Cを超える接合温度は下層基板の電子素子を損傷・破壊するリスクがあることが示された。したがって、Watanabe特許は当業者がその発明を作製・使用することを可能にしておらず、実施可能要件を欠くとしたPTABの事実認定は実質的証拠(substantial evidence)に裏付けられている。
  • PTABの判断はクレーム解釈(クレーム範囲・意味の画定)ではなく、先行技術が実施可能であるか否かという事実認定であるため、明細書から温度制限を暗黙に輸入したとするMicron社の主張は失当である。また、短時間の熱処理を考慮する「熱収支(thermal budget)」の主張も、PTABが証拠に基づき合理的に排斥している。

② 組み合わせの動機付け:

  • Watanabe特許の接合方法をLee特許の素子に適用した場合、Watanabe特許の高温処理(900〜1000°C)がLee特許の電子素子にも同様に熱的損傷を与えるため、得られるいかなる利点も損壊リスクにより相殺されるとしたPTABの判断には実質的証拠がある。
  • 申立人は自明性を立証するにあたり、代替方法による先行技術装置の改善を証明することまでは通常求められない(Intel Corp. v. PACT XPP Schweiz AG, 61 F.4th 1373, 1380–81 (Fed. Cir. 2023))。しかし本件では、Micron社自身が申立書において「Lee特許の装置の改善」を積極的な組み合わせ理由として主張していたため、PTABがその主張を排斥したことは何ら法的誤りではない。

(2) Intel社の控訴について

① クレーム13(IPR申立書の解釈):

  • PTABは、Lee出願が構成要件13[b](垂直配向メモリセルを有する積層可能アドオン層)を教示していないと判断した。Intel社はこの事実認定自体を本件控訴審で争っておらず、実体的な反論は権利放棄(waiver)されたものとみなされる。
  • Intel社は、要件13[c]において展開した組み合わせ論をPTABが要件13[b]に対しても考慮すべきであったと主張するが、Intel社自身の申立書は要件13[b]についてLee出願のみを明示的に援用し、小見出しによって要件13[c]と明確に論点を区別していた。PTABは申立書をどのように解釈するかについて裁量を有しており(Netflix, Inc. v. DivX, LLC, 84 F.4th 1371, 1377 (Fed. Cir. 2023))、要件13[b]の該当見出し下の主張のみを検討したPTABに裁量権の濫用は認められない。

② クレーム1(分離要件の充足性):

  • Park特許に開示されたメモリセルは、プレート電極およびゲート電極を共有しており、セル間に存在する誘電体材料は極一部に過ぎない。PTABが「セル間に若干の誘電体材料が存在するとしても、セル同士を電気的に分離するのに十分でない場合はクレーム要件を満たさない」と判断したことは実質的証拠に支えられている。
  • Intel社自身が申立書等において「適正な動作(短絡回避等)のために誘電体材料による電気的分離が必要である」と主張していた経緯に照らせば、PTABの判断はクレーム文言と先行技術の構造を比較対照した当てはめの結果であり、暗黙のクレーム解釈(不当な限定の読み込み)を行ったものではない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • § 103に基づく単独引例の実施可能要件(Enablement)のハードル:
    単独の先行技術文献に基づいて非自明性を争う場合、依拠する構成が物理的・技術的に動作不能(素子破壊等)であるときは、当該先行技術自体の実施可能性欠如(lack of self-enablement)を理由に自明性主張が排斥される(Raytheon基準の再確認)。特許権者側の防御戦略として、相手方の依拠する単独引例の製造工程や物理的矛盾を突く「先行技術の実施不能」の立証は極めて有効である。
  • IPR申立書(Petition)のドラフティング上の厳格性:
    CAFCは、PTABが申立書を形式的・客観的に解釈する広範な裁量を認めている。特定の構成要件(例:13[b])において先行技術の単独開示のみに依拠した記載になっている場合、別構成(例:13[c])で主張した文献の組み合わせ論をPTABが自動的に斟酌する義務はない。申立人(無効主張側)は、各クレーム構成要件ごとに、依拠する組み合わせの論理を遺漏なく網羅的に記載する必要がある。
  • 「暗黙のクレーム解釈」と「先行技術の当てはめ」の境界:
    PTABが先行技術の構造を技術常識や当事者の主張を踏まえて評価した結果、要件不充足とした場合、敗訴側が「PTABが暗黙のクレーム解釈(不要な機能的限定の読み込み)を行った」と上訴しても、CAFCはこれを事実認定の当てはめ(factual application)として実質的証拠基準で審査し、維持する傾向が強い。

【CAFC / 2026年10月29日】No. 2025-1572 - BT Americas, Inc. v. Palo Alto Networks, Inc.(米国特許法103条に基づく自明性判断および存続期間満了特許に対するPTABの管轄権の有無に関する控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、BT Americas, Inc.(以下「BTA」)が保有する米国特許第7,895,641号(以下「'641特許」)の有効性を巡る当事者系レビュー(IPR)手続の控訴審である。'641特許は、ネットワーク侵入の動的監視・検知・対応システムに関するものであり、プローブ(検知端末)がデータを収集・解析・送信し、稼働中にそのソフトウェアやフィルターを動的(dynamically)に更新・変更する技術を開示している。

Palo Alto Networks, Inc.(以下「PAN」)は、'641特許のクレーム1〜25について、先行技術文献であるDuvall(米国特許第5,884,033号)およびChu(MIT文献)等の組合せに基づき自明(obvious)であるとして米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)にIPRを申し立てた。PTABはクレーム1〜25を米国特許法第103条に基づき非特許的(特許無効)とする最終書面決定(Final Written Decision)を下し、BTAの再審理請求も棄却した。これを不服としたBTAが連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

2. 判決の主文

原決定(PTABの最終書面決定)を維持(Affirm)する。

3. 主な争点

  • 争点1: 先行技術に基づく「解析能力の動的変更」の開示・教示(クレーム1)
    先行技術(DuvallおよびChu)が、「稼働中におけるプローブの解析能力の動的変更(dynamically modifying an analysis capability of the probe during operation thereof)」を開示または教示しているか、および大幅な改変なしに組み合わせが可能であったか。
  • 争点2: SOCにおける多段階解析ステップの開示の有無(従属クレーム6)
    特定ステップ(identifying step)において「セキュリティオペレーションセンター(SOC)における解析」を行うという限定が、先行技術の組合せにおいて充足されているか。
  • 争点3: 存続期間満了特許に対するPTABの管轄権(Jurisdiction)
    IPR申立て時点で存続期間が満了していた特許について、もはや「公の権利(public rights)」に関与しないため、PTABはIPR手続の管轄権を欠くか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、自明性の判断は基礎となる事実認定に基づく法律問題であり、PTABの事実認定(組合せの動機付けを含む)は「実質的証拠基準(substantial evidence)」に基づき審査され、最終的な自明性の結論はデ・ノボ(de novo)で審理されるとの確立された規範を確認した上で、以下のとおり判示してBTAの主張をすべて退けた。

(1) クレーム1の自明性について(実質的証拠の存在)

PTABは、Duvallのシステムがオンライン編集による動的修正を実施するよう構成されていると認定した。PAN側専門家証拠に基づき、フィルターデータベースのエントリが解析中にクエリ(読み取り)されつつ同時に書き込まれるため、データベースが更新された瞬間にプローブの「稼働中の解析能力」も同時に変更されると認められる。したがって、「データベースの変更にすぎず解析能力の変更ではない」とするBTAの反論は失当である。また、動的更新は当時のデータベース技術において一般的・慣用的な機能であり、Duvallのシステムに大幅な改変を要するものではなく、組合せの動機付けに関するPTABの認定にも実質的証拠が存在する。

(2) 従属クレーム6の自明性について

BTAは、PANが提示した構成では「SOCにおける解析」が特定されていないと主張した。しかし、PANの立証およびPTABの認定では、(i) SOC側に配置され未解決の残余データを特定・解析する第一のアナリストシステムと、(ii) プローブ側に配置され残余データ情報を受信してフィルターを更新する第二のアナリストシステム、という2つのアナリストシステムが明確に区別・マッピングされている。PTABがSOCにおける解析の存在を認定した判断には十分な実質的証拠の裏付けがある。

(3) 満了特許に対するPTABの管轄権について

BTAは、特許権が満了している場合、私権の側面しか残らず公の権利に関わらないためPTABには管轄権がないと主張した。しかしCAFCは、Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, 127 F.4th 364 (Fed. Cir. 2025) において、最高裁判決 Oil States Energy Servs. v. Greene's Energy Grp., 584 U.S. 325 (2018) の法理に照らして同種の主張を明確に排斥済みであると指摘した。判例拘束性の原理(stare decisis)により、既存の先例を踏襲し管轄権を肯定した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 存続期間満了後特許に対するIPR申立ての適法性の再確認
特許権の存続期間が満了している場合であっても、過去の侵害に対する損害賠償請求権が存続している局面においてPTABがIPRを審理する管轄権を有することは、Gesture Technology 判決に続き本判決でも再確認された。満了特許を対象とする侵害訴訟の防御戦略として、IPR申立てが引き続き有効かつ強力な手段であることが裏付けられている。

2. ソフトウェア/データベース機能クレームにおける自明性立証
データベースの動的更新(オンライン編集)のような周知の技術要素が、装置・システムの「能力(capability)」を実質的に変更させる場合、出願当時の技術水準(general database editing techniques)に照らし「当業者にとって自明な設計変更ないし通常の機能」として扱われるリスクが高い。機能的クレームの有効性を維持するためには、単なるデータ更新とシステムのアルゴリズム的・構造的変更とを明確に区別し、特許請求の範囲において技術的特徴を具体化しておくことが重要となる。

【CAFC / 2026年10月28日】No. 2026-1835 - 当事者系レビュー(IPR)決定に対する控訴審におけるUSPTO長官の差戻申立認容決定

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)による当事者系レビュー(IPR2023-00495)の決定を不服として、特許権者であるPercept Technologies Inc.(控訴人)が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴を提起した事案である。

控訴審の係属中、参加人(Intervenor)であるUSPTO長官は、PTABにおける審理をやり直すため、本件をPTABへ差し戻すよう求める申立て(Motion to remand)を行った。これに対し、控訴人Percept Technologies Inc.は手続のさらなる遅延等を理由に反対(opposition)を表明した。

2. 判決の主文

1. 本決定および申立てにおいて言及された争点につき、USPTO長官がさらなる説明・理由づけ(further explanation)を提供することを認める限定的な目的のために、差戻しの申立てを認容する。
2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点: 行政庁(USPTO)による自発的差戻し(Voluntary Remand)の許容性
    PTABの決定における理由付記の不備を是正するためにUSPTO長官が申し立てた自発的差戻しについて、相手方の遅延への懸念がある状況下で、これを認める法的要件を満たしているか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は、確立された先例に基づき、長官の差戻申立てを認容した。

  • 法的判断基準(規範):
    行政機関(Agency)は、従前の立場を再検討するために適法に差戻しを求めることができる(SKF USA Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1029 (Fed. Cir. 2001))。行政機関が自己の従前の決定に対して「実質的かつ正当な懸念(substantial and legitimate concern)」を表明している場合、差戻しを行うことは「通常適切(usually appropriate)」である。
  • 本件への当てはめ:
    USPTO長官は、争点となっているクレーム限定である「レンズと通信する動的視線追跡機構(a dynamic eye tracking mechanism in communication with the lens)」を引用先行技術がどのように充足しているかについて、先行する決定が申立てのいずれの無効理由(grounds)に関しても十分な理由づけ(adequate reasoning)を提供していないという点に関して「実質的かつ正当な懸念」を有している旨を表明している。
  • 遅延に対する考慮:
    控訴人Percept社が懸念するさらなる審理遅延に対して一定の理解を示しつつも、長官が差戻手続を迅速(in an expeditious manner)に遂行することを期待する旨を付言し、限定的な理由付記の追記を目的とする差戻しを認めるのが相当であると判断した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. SKF USA 判例に基づく自発的差戻し(Voluntary Remand)実務の確認:
行政訴訟において行政庁自らが決定の不備(行政手続法(APA)上の理由付記不備など)を認識し、再検討のために差戻しを求める場合、行政庁側に「substantial and legitimate concern」が存在すれば、CAFCは広範に差戻しを認めるという実務準則が再確認されている。

2. 特許権者(特許庁決定に対する不服申立人)の実務上の留意点:
行政庁(USPTO)が審決の不備を認めて自発的差戻しを申し立てた場合、単に手続遅延を理由として反対しても認容を阻止することは極めて困難である。実務上は、差戻し自体を争うよりも、差戻手続の対象範囲を争点事項に限定させることや、審理期間の制限・迅速な審理を義務付ける条件付認容を裁判所に促す戦略がより現実的・効果的であるといえる。

【CAFC / 2026年10月28日】No. 2026-1424 - 米国特許出願の特許適格性(35 U.S.C. § 101)に関する審決取消請求控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、出願人であるグレゴリー・ジョン・ウェンクマン(Gregory John Wenkman、本人訴訟)が、米国特許出願第18/424,833号(以下「'833出願」)の全係属クレーム(クレーム1〜20)を特許不適格等として拒絶した米国特許商標庁(USPTO)特許審判部(PTAB)の審決を不服として提起した控訴審判決である。

'833出願の発明は、顧客が保有する銀・金と事業者が保有する食料品等の物品とを交換する「物々交換(バーター取引)」を管理・実行するためのコンピュータ実装ビジネス方法に関するものである。当該取引において、法定通貨等ではない「物々交換価値(BARTERED VALUE)」がコンピュータプログラムにより決定され、固有コードを有する専用カード(BVC)やモバイル端末(BVMD)等の電子的媒体に割り当てられ、事業者の閉ループ型電子通信ネットワーク内で決済・処理される構成となっていた。

審査官は35 U.S.C. § 101に基づき特許不適格として最終拒絶通知を発した。PTABは審査官の§ 101の拒絶理由を是認した上、職権で35 U.S.C. § 112(a)(記述要件/Written Description要件欠如)に基づく拒絶理由を追加した。ウェンクマンの再審理請求(Rehearing)も棄却されたため、本件控訴に至った。

2. 判決の主文

原審決を維持する(Affirmed)。訴訟費用は課さない。

3. 主な争点

  • 争点1: 35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性(Alice 2段階テストの該当性)
    • Step 1: クレームが物々交換という「基本的経済活動(Fundamental Economic Practice)」ないし「人間活動の組織化」という特許対象外の抽象的アイデアに向けられているか。
    • Step 2: 汎用コンピュータや既存の電子的媒体(磁気カード・モバイル端末等)の利用が、抽象的アイデアを特許適格な適用へと変換する「進歩的特徴(Inventive Concept / Significantly More)」を具備しているか。
  • 争点2: 35 U.S.C. § 112(a)に基づく記載要件(Written Description)の具備性(※裁判所は判断を省略)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、クレーム1を代表クレームとして、Alice Corp. v. CLS Bank Int'l(2014年)に基づく2段階テストを適用し、de novo(原審の判断に拘束されない完全な法的再審理)により審理した。

【Alice Step 1について】
裁判所は、クレーム1の全体的性格(character of the claims as a whole)を検討した結果、本件発明は基本的経済慣行である「物々交換の文脈における人間活動の組織化」という抽象的アイデアに向けられていると認定した。 最高裁および当裁判所の確立した判例(Alice, Bilski, cxLoyalty, Smart Systems 等)によれば、長年行われてきた商取引(仲介決済、ヘッジ、ポイント交換取引等)はすべて抽象的アイデアに該当する。本件クレームは、本質的に物々交換プロセスを実施するためのツールとしてコンピュータを用いているにすぎず、特許不適格な概念に指向されていると判示された。

【Alice Step 2について】
抽象的アイデアを特許適格にするための「進歩的特徴(Inventive Concept)」が存在するかについて検討した。 クレーム各要素(およびそれらの順序付けられた組み合わせ)を検討した結果、クレームは汎用のコンピュータ、磁気カード、RFID、スマートフォン等の電子的媒体を用いて、データの送受信・処理・表示といった周知・慣用・ルーティン(well-understood, routine, and conventional)の基本的機能を実行させているにすぎない。 機能的・結果志向的な言語(functional, result-focused language)を用いたり、特定分野(物々交換取引)に環境を限定したりしても、コンピュータ技術それ自体の具体的な改善(specific implementation)を伴わない限り、進歩的特徴とは認められない。さらに、出願人自身が明細書中において「物理的デバイス自体ではなく特別なプログラムによる方法が発明である」と述べる一方で、その「特別なコンピュータプログラム」の具体的な技術的構成を開示していなかった点も指摘され、Step 2を満たさないと結論づけられた。

以上より、35 U.S.C. § 101に基づく拒絶を適法と認め、争点2(§ 112(a)の記載要件)について立ち入るまでもなく審決を維持した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • ビジネス方法・代替決済スキームの特許適格性ハードル: 法定通貨を用いない閉ループ型の物々交換(Barter)価値決済という独自性・特殊性を主張しても、法理上は「基本的経済活動(longstanding / fundamental economic practice)」の枠組みから脱却できないことが再確認された(cxLoyalty や Smart Systems の法理の再確認)。
  • 「特別なプログラム」の単なる主張と機能的記載の限界: 明細書やクレームで「特別なコンピュータプログラム(special computer program)」により解決すると主張しても、その具体的なアルゴリズムや技術的実装手段を開示・クレーム化せず、機能的・結果志向的な記載にとどまる場合、Alice Step 2における「Significantly More」とは認定されない。
  • 出願・権利化実務への示唆: フィンテックや独自トークン・ポイント決済に関する出願実務においては、単なる取引スキームや閉ループネットワークの定義にとどまらず、データ通信のプロトコル改善、暗号処理、ネットワーク負荷軽減など、「コンピュータまたは通信技術自体の機能向上」に関する技術的課題およびその具体的な技術的解決手段を明細書に開示し、クレームに反映させることが不可欠である。

【CAFC / 2026年10月26日】No. 2026-2026 - 当事者合意に基づく当事者系レビュー(IPR)審決不服控訴の取下げ(手続却下)命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR2022-00568)の最終審決に対し、控訴人(特許権者または請求人)であるYOU MAP, INC.が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴を提起していた事案である。被控訴人はSNAP INC.。
控訴審の係属中、当事者間において和解等の合意が成立したことに伴い、連邦控訴実務規則(Federal Rules of Appellate Procedure: FRAP)第42条(b)に基づき、控訴を取り下げ手続を終了させる合意申し立てがなされた。

2. 判決の主文

当事者双方の合意に基づき、裁判所は以下の通り命ずる。

  1. 連邦控訴実務規則(FRAP)第42条(b)に基づき、本件手続を却下(Dismiss)する。
  2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点1: 連邦控訴実務規則(FRAP)第42条(b)に基づく合意による控訴却下(取下げ)要件の充足性
    (※本件は実体判断を伴わない手続的命令(Order)であり、特許性や審決の適否に関する実体的な争点の審理・判断は行われていない)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は、当事者双方が本件控訴手続の終了(取下げ)および各自の費用負担について合意したことを確認し、FRAP 42条(b)の規定に従い、何ら実体的な審理判断を行うことなく控訴を却下(Dismiss)し、同時に判決確定通知(Mandate)を発行した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

実務上の留意点:
本決定は先例的価値を有しない略式命令(Nonprecedential Order)である。実務上、PTAB審決に対する控訴審係属中にライセンス契約の締結や和解が成立した場合、FRAP 42(b)に基づく合意却下(Voluntary Dismissal)を申し立てるのが通例の手続である。本件命令はその定型的な処理を示しており、同日付けで判決確定通知(Mandate)が即時発行されたことにより、CAFCにおける審理は完全に終結し、原審決が確定または当事者間の合意条件に従って処理されることとなる。

【CAFC / 2026年10月19日】No. 2024-1945 - Google LLC v. Valtrus Innovations Ltd.(先行技術のアンテデートにおける発明構想の電子的裏付け証拠および合理的継続的勤勉性の認定に関するIPR控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、Valtrus Innovations Ltd.(以下「Valtrus」)が保有する米国特許第6,728,704号(以下「’704特許」:複数の検索エンジンの検索結果リストを統合・マージする手法等に関する特許)に対し、Google LLC(以下「Google」)が当事者系レビュー(IPR)を申し立て、全クレーム(1~23)が自明性により特許を受けることができないと主張した事案の控訴審である。

Googleは、Bushee特許(出願日:2001年7月24日)を主引例とする自明性を主張した。これに対し、’704特許の出願日は2001年8月27日であり、Bushee特許の出願日より約5週間後であったが、Valtrusは発明者がBushee特許の出願日以前に本件発明を「着想(conception)」し、かつ出願(擬制的な実施化:constructive reduction to practice)に至るまで「合理的継続的勤勉性(reasonably continuous diligence)」を維持していたとして、改正前米国特許法(pre-AIA)第102条(e)に基づく先行技術としての適格性を排除(アンテデート/swear behind)した。

特許審判部(PTAB)は、共同発明者の宣誓供述書、発明開示書、およびMicrosoft Wordのメタデータにより着想日が十分に裏付け(corroboration)され、かつ出願に至る勤勉性も認められるとして、Bushee特許は先行技術に該当せず、クレームの非特許性は立証されていないと判断した。Googleはこの最終書面決定(Final Written Decision)を不服として連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

2. 判決の主文

PTABの審決を支持(AFFIRMED)する。

3. 主な争点

  • 争点1: 発明者の着想(Conception)供述を裏付ける証拠の適格性・十分性
    発明者自らが作成・管理していたとされる発明開示書(Disclosure Documents)およびそのMicrosoft Wordメタデータ(disclosure metadata)が、発明者の供述を法的に裏付ける「独立した裏付け証拠(independent corroboration)」として十分であるか否か。
  • 争点2: 擬制的な実施化に至る「合理的継続的勤勉性(Reasonably Continuous Diligence)」の有無
    発明者全員の署名が完了した2001年8月8日から出願日である2001年8月27日までの約3週間(約11営業日)の期間において、発明者が特許出願(実施化)に向けた合理的継続的勤勉性を発揮していたと認める実質的証拠(substantial evidence)があるか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

1. 発明着想の裏付け証拠に関する判断(争点1について)

  • 規範(法的判断基準): 発明者の証言を通じて着想を証明する場合、発明者自身の供述・文書に加え、それを裏付ける証拠(corroborating evidence)が必要とされる。裏付けの十分性は「合理的理由の法則(rule of reason)」の下、全関連証拠を検討して発明者の主張の信用性を評価する事実問題である(Fleming判決等)。その法趣旨は事後的な記憶の歪曲や詐欺の防止にある(Mahurkar判決、Hahn判決)。
  • 当てはめ: Googleはメタデータや開示文書が発明者の管理下にあった「自己の文書」であるため独立性を欠くと主張した。しかし、Microsoft Wordによって自動生成されたメタデータ(作成者、タイムスタンプ等)は、発明者自身が執筆・作成(authored)したものではなく、発明者の供述や文書から独立している(Global Health Sols.判決)。また、裏付け証拠は必ずしも「人間(第三者の目撃者)」によるものに限られない。当該メタデータの日時は発明者(Tsaparas博士)が供述した着想時期と整合しており、PTABがこれを独立した裏付け証拠と認めて着想日を認定した判断には、実質的証拠の裏付けがある。

2. 合理的継続的勤勉性に関する判断(争点2について)

  • 規範(法的判断基準): Pre-AIA 102条(e)におけるアンテデートでは、先行技術の基準日直前から出願日(擬制的な実施化)までの「クリティカル・ピリオド(critical period)」全体にわたり、合理的に継続した勤勉性(reasonably continuous diligence)を立証する必要がある(Medtronic判決、Perfect Surgical判決)。ただし、毎日連続して活動していたことまで証明する必要はなく、全体として「発明が放棄され、または不当に遅延(abandoned or unreasonably delayed)されていないこと」が示されれば足りる(Brown判決、Monsanto判決)。
  • 当てはめ: Googleが争う期間は、最後の発明者署名が完了した2001年8月8日から出願日の8月27日までの約11営業日にすぎない。Tsaparas博士は当時カナダに居住しており、原本署名の郵送に一定の日数を要したこと、また法律事務所が出願書類の受領後に最終化・出願手続を行うには通常数週間程度を要するという専門家証言(Dr. Cole)および判例法理(D’Amico判決)が存在することから、この約11営業日の間に不当な遅延や発明の放棄があったとは認められない。数ヶ月間活動が完全に停止していたIn re Mulder事件とは事案を異にし、本件ではタイムスタンプ等の証拠により全期間の活動が合理的に説明されているため、PTABの勤勉性認定には実質的証拠が存在する。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 電子的メタデータによる発明着想の裏付け(Corroboration):
従来、目撃者の署名がない実験ノート(unwitnessed laboratory notebooks)は着想の単独の裏付け証拠として認められない傾向が強かったが、本判決(および引用されたGlobal Health Sols.判決)は、ソフトウェア(Microsoft Word等)がシステム上自動生成するメタデータが、発明者の主観的文書・供述から「独立した裏付け証拠」として機能し得ることを明確にした。第三者の署名や立会人が存在しない電子記録であっても、システムの自動生成ログ・メタデータの完全性が担保されていれば、着想日の立証に極めて有効な証拠となり得る点を示した実務上重要な判断である。

2. 出願直前の法律事務所の処理期間(ギャップ)と勤勉性の立証水準:
勤勉性の立証において、発明者から法律事務所への書類移送(特に国外からの郵送)や、代理人・パラリーガルによる出願準備・最終確認に要する数週間(本件では実質11営業日)程度の空白期間について、弁護士・専門家の通常業務慣行に照らし「合理的継続的勤勉性」の中断とはみなされないことが再確認された。実務上、アンテデートを主張・防御する局面において、出願直前の代理人側の事務処理・送達のログを証拠化しておくことの重要性が示されている。

【CAFC / 2026年10月15日】No. 2026-2048 - 当事者合意に基づく控訴手続終了命令(FRAP 42(b)によるDismissal)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)が下した当事者系レビュー(IPR2024-01094)の決定を不服として、控訴人(Appellant)であるPictiva Displays International Ltd.が、被控訴人(Appellee)であるSamsung Display Co., Ltd.を相手方として連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴(Appeal)を提起した事案である。

控訴審の係属中、当事者間において手続終了に関する合意が成立した。

2. 判決の主文

当事者間の合意に基づき、以下のとおり命じる:

(1) 連邦控訴手続規則(Federal Rules of Appellate Procedure)第42条(b)に基づき、本件手続を却下・終了(DISMISSED)とする。
(2) 各当事者は、各自の訴訟費用を自己負担(Each side shall bear their own costs)するものとする。

(2026年10月15日付でマンデート(Mandate)として即時発布)

3. 主な争点

  • 争点1: 連邦控訴手続規則第42条(b)(Fed. R. App. P. 42(b))に基づく当事者合意による控訴取下・手続終了の可否
  • 争点2: 控訴審における費用の負担帰属

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

本命令(Order)は非先例的(nonprecedential)な手続上の処分であり、実体法上の判断は示されていない。裁判所は、両当事者間において控訴の取り下げおよび費用負担について合意("The parties having so agreed")が成立していることを確認した上で、連邦控訴手続規則第42条(b)の規定に従い、直ちに控訴を却下(Dismiss)し、訴訟費用は各自負担とする命令を下した。また、命令の発令と同日(2026年10月15日)付でマンデート(Mandate)を発行し、審級を完結させている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) 連邦控訴手続規則第42条(b)(Voluntary Dismissal)の実務運用
実務上、PTABにおけるIPR手続きに端を発する特許紛争において、係属中の地裁訴訟や関連紛争との包括的和解、あるいはライセンス契約等の締結に伴い、控訴審を取り下げる際に多用される典型的な合意取下げ手続(FRAP 42(b))である。当事者が費用負担を含めて合意している場合、裁判所は実体審査を行うことなく迅速に手続を終了させる。

(2) マンデートの即時発布(Issued as a Mandate)
通常の判決とは異なり、再審理請求(Rehearing)等の余地がない合意取下げであるため、命令と同時にマンデートが発布され、CAFCにおける裁判管轄(jurisdiction)が直ちに終了している点が手続実務上の特徴である。

【CAFC / 2026年10月15日】Nos. 2026-1815, 2026-1816 - 当事者合意に基づく当事者系レビュー(IPR)審決取消控訴事件の却下命令(FRAP 42(b))

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR2024-01222, IPR2024-01223)の判断を不服として、控訴人(Appellant)であるPictiva Displays International Ltd.および相互控訴人(Cross-Appellant)であるSamsung Display Co., Ltd.が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起した控訴および相互控訴事件である。控訴審の係属中、両当事者間において合意(和解等)が成立した。

2. 判決の主文

連邦控訴裁判所規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づき、以下のとおり命じる。

  1. 本件手続(控訴および相互控訴)を却下(Dismiss)する。
  2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点1: 連邦控訴裁判所規則(FRAP)第42条(b)に基づく合意による自発的取下げ(Voluntary Dismissal)の可否

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

当事者間において手続終了に関する合意が成立した旨の申立て("The parties having so agreed")を受け、裁判所は実体的な争点(特許性等)について判断することなく、連邦控訴裁判所規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)の規定に従い、本件控訴手続を却下(dismiss)した。また、費用の分担についても当事者間の合意に基づき、各自負担(Each side shall bear their own costs)と決定した。本命令の発令と同時に裁判所からの送還命令(Mandate)が即日発出されている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本件は先例的価値を有しない決定(Nonprecedential Order)であり、実体法上の新たな法理を示すものではないが、米国特許係争の実務上、以下の点が確認できる。

  • FRAP 42(b)に基づく控訴手続の終了: CAFC係属中の控訴事件において当事者間で和解が成立した場合、当事者間の合意(Stipulation)に基づきFRAP 42(b)を根拠として速やかに控訴手続を終了(Dismissal)させることができる。
  • 訴訟費用の処理: 原則として控訴が却下される場合の手数料・費用の負担関係について、合意内容に基づき「各自負担」と明記させることで、後日の費用負担をめぐる紛争を回避している。
  • Mandateの即日発出: 命令と同時にMandateが発出(Issued as a mandate)されており、下級審(USPTO/PTAB)に対する審理管轄の移転・終結が即時に確定している。

【CAFC / 2026年10月15日】No. 2026-1801 - 当事者間合意に基づく当事者系レビュー(IPR)審決不服控訴の取下げ(却下)命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR2024-01353)の判断を不服として、控訴人(Appellant)であるAlamar Biosciences, Inc.が、被控訴人(Appellee)であるOlink Proteomics ABを相手取り、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)へ控訴を提起した事案である。控訴係属中、両当事者間において手続終結に関する合意が成立した。

2. 判決の主文

(1) 連邦控訴手続規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づき、本控訴手続を却下(Dismiss)する。
(2) 各当事者は自己の訴訟費用を各自負担(bear their own costs)するものとする。

3. 主な争点

  • 争点1: 連邦控訴手続規則(FRAP)第42条(b)に基づく当事者間合意による自発的控訴取下げ・却下の適法性(本件は実体的な争点の審理に入る前に、手続上の合意により終結したため、実体法上の争点は判断されていない)。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

両当事者による控訴取下げ・終結の合意(The parties having so agreed)に基づき、裁判所は実体判断に踏み込むことなく、連邦控訴手続規則第42条(b)の規定に則って本件手続を却下(Dismiss)し、訴訟費用の各自負担を命じた。また、本決定は非先例的命令(nonprecedential order)として発付され、同日付でマンデート(Mandate)が交付されている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本決定は実体的な特許有効性等の判断を伴わない形式的な手続命令(Procedural Order)であるが、以下の実務的留意点が挙げられる。

  • FRAP Rule 42(b)に基づく終結:連邦控訴審において、和解やライセンス契約締結等により紛争が実質的に解決した場合、当事者間の合意に基づきFRAP Rule 42(b)(Voluntary Dismissal)を申し立てることで、迅速かつ簡裁に控訴手続を終結させることが可能である。
  • 費用の負担配分:合意による取下げ申立てにおいては、訴訟費用の配分(本件では各自負担:each side shall bear their own costs)を合意内容に明記しておくことが実務上通例であり、本件命令もそれに準拠している。

【CAFC / 2026年10月14日】No. 2025-1336 - 米国特許商標庁(PTAB)の審決に対する不服控訴審判決(CAFC規則36条に基づく無理由維持判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、出願人であるCorliss O. Burandt(控訴人)が、米国特許出願(出願番号:07/516,757)に関する米国特許商標庁(USPTO)特許審判部(PTAB)の拒絶査定不服審判等の判断を不服とし、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴を申し立てた事案である。口頭弁論を経て、審理が行われた。

2. 判決の主文

原審判決(PTAB審決)を維持する(AFFIRMED. See Fed. Cir. R. 36.)。

3. 主な争点

  • 争点1: PTABによる拒絶理由通知等の審決における事実認定および法的判断の当否
  • 争点2: 連邦巡回区控訴裁判所規則第36条(Fed. Cir. R. 36)に基づく要件充足性(意見書を付さない略式判決の適用可否)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所(Moore首席裁判官、Dyk巡回裁判官、Prost巡回裁判官による合議体)は、双方の口頭弁論および記録を検討した結果、意見書の作成を要せず連邦巡回区控訴裁判所規則第36条(Fed. Cir. R. 36)の基準を満たすと判断し、理由を付記することなくPer Curiam(裁判廷全員一致)によりPTABの審決を全面的に支持・維持(Affirmed)した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本判決は、Fed. Cir. R. 36(判決理由を付さない原審維持判決)に基づく非先例的判断(Nonprecedential disposition)であるため、実体法上の新たな規範や判例法理を定立するものではない。しかし、実務上は以下の点に留意する必要がある:

  • Rule 36 Judgmentの実務的意義:CAFCは、原審(PTAB)の判断に法的誤りがなく、事実認定に実質的証拠(substantial evidence)が存在し、かつ意見書を作成して判例を補足・変更する必要がないと認める場合、Rule 36を適用して速やかに原審を維持する。
  • 不服申立(上告・再審理)のハードル:判決理由が記載されていないため、全員合議(en banc)による再審理の申立てや連邦最高裁判所への裁量上告(certiorari)において、CAFC自身の具体的判断の誤りを争うことが実務上極めて困難となる。

【CAFC / 2026年9月17日】No. 2025-1900 - In re Incept LLC(特許出願の拒絶査定不服審判におけるクレーム解釈の誤りおよび自明性判断に関する控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

出願人・控訴人であるIncept LLC(以下「Incept社」)は、米国特許出願第16/886,099号(発明の名称:「Anchoring Strain Relief Member」;以下「’099出願」)の出願人である。審査官は、先行技術文献である「Thomspon Smith(米国特許出願公開第2019/0015644号)」に基づき、’099出願のクレーム1を米国特許法103条に基づく自明性(Obviousness)を理由として拒絶した。 審査官は、先行技術とクレーム1の差異はシーリング部分のテーパー角(taper angle)のみであり、クレーム記載の「flow barrier(流体バリア)」は先行技術に開示された位置内に存在する固体構造物であれば充足されると判断した。 Incept社は特許審判部(PTAB)に不服申立てを行ったが、PTABは審査官のクレーム解釈を支持し、クレーム1に係る拒絶査定を維持した。Incept社による審理再開(rehearing)の申立ても棄却されたため、Incept社は連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

2. 判決の主文

PTABの決定を破棄(vacate)し、本判決において示したクレーム解釈に基づいてクレーム1の特許性(自明性)を再検討させるため、事件をPTABに差し戻す(remand)。

3. 主な争点

  • 争点1: 最広義の合理的解釈(BRI)に基づく「flow barrier(流体バリア)」のクレーム解釈
    クレーム1の限定である「各リッジが、カテーテル外表面とリッジ頂部との間において流体バリアを形成する」という文言が、PTABの解釈するように「その空間内に位置する任意の固体構造物」を指すのか、それとも明細書に整合するよう「カテーテル外表面からリッジ頂部にわたって流体を遮断する構造」を要求しているのか。
  • 争点2: 誤ったクレーム解釈に基づく自明性判断の当否
    先行技術との唯一の相違点を「テーパー角の寸法差」のみと前提づけたPTABの自明性認定が、不当に広範なクレーム解釈に起因して瑕疵を帯びているか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、クレーム解釈をde novo(新規)に審理し、PTABのクレーム解釈およびこれに依拠した自明性判断に誤りがあると判示した。

(1) クレーム文言および明細書の記載に基づく「flow barrier」の解釈
審査段階における「最広義の合理的解釈(Broadest Reasonable Interpretation: BRI)」基準の下であっても、クレーム解釈は明細書の開示と整合していなければならず、過度に広範で不合理な解釈は認められない(In re Smith Int’l, Inc.参照)。 クレーム1の文言上、「各リッジは、リッジ位置における円周に沿ったカテーテル外表面と、当該リッジ頂部との間に流体バリアを形成する」と明示的に2点間を規定しており、リッジはシーリング部分を構成するとされている。 さらに明細書全体においても、本願発明はヘモスタシス弁等と係合して液密(fluid-tight)シールを形成することが繰り返し記載されている。PTABの「その位置のどこかに存在する固体構造物であれば足りる」とする解釈は、カテーテル外表面と流体バリアとの間に流体経路(流体チャネル)が存在することを許容してしまい、明細書の開示および発明の目的に明白に反する。 したがって、「flow barrier」とは「リッジが存在する位置の円周に沿って、カテーテル外表面からリッジ頂部までスパンする(広がる)固体表面」と解釈すべきである。

(2) 審査官側の反論の排斥
USPTO長官は、従属クレームで「液密シール(fluid-tight seal)」という表現が用いられていること(クレーム分化の抗弁)や、クレーム外の特定の「入れ子構成(nested configuration)」における使用態様に依拠した不当な機能的限定の持ち込みであると反論した。 しかし、CAFCは、当該従属クレームは特定部材と接触した状態の構成を定めたものに過ぎず解釈を妨げないこと、また、本判決の解釈は使用態様を問わずバリアが存在する物理的空間・構造を特定したものであり不当な機能的限定ではないとして、長官側の主張を斥けた。

(3) 自明性判断への影響と差戻し
PTABは、誤った「flow barrier」の解釈を前提として、「先行技術との唯一の差異はテーパー角のみである」と認定し、自明性の判断を行った。前提となるクレーム解釈に誤りがあった以上、自明性の終局的判断には立ち入らず、正当な解釈に基づいて先行技術との差異および特許性を再検討させるため、破棄・差戻しを命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • 最広義の合理的解釈(BRI)の限界の再確認: 審査基準であるBRIは「無制限に広く解釈してよい」ことを意味しない。明細書の技術的文脈や課題解決のロジックを無視し、文言の形式的当てはめのみでクレームを拡張解釈(本件ではバリアの隙間を許容する解釈)することは許されないという原則(In re Smith Int’l等の法理)が再確認された。出願実務において審査官が過度に形式的・広範な解釈により先行技術を当てはめてきた場合の反論の有力な拠り所となる。
  • 空間・位置的限定(Locational Limitations)のドラフティング: 「AとBとの間(between A and B)」という記載は、審査官から「AとBの間の領域のどこかに存在すれば足りる」と解釈されるリスクがある。本件では明細書全体の記述により「AからBまで連続して遮断する構造」と認められたが、ドラフティング実務においては、単に「between」と記載するだけでなく、「spanning from A to B(AからBへスパンする)」や「extending continuously from A to B」など、境界間を完全に跨ぐ構造であることを明確に示す語句を選択することが紛争予防上望ましい。

【CAFC / 2026年10月14日】No. 2025-1018, 2025-1019 - Syngenta Crop Protection AG v. UPL Ltd.(特許付与後レビュー(PGR)に基づく特許無効判断および制裁申立許可却下の維持に関する控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、UPL Ltd.(以下「UPL」)が保有する殺菌剤組成物に関する米国特許第11,445,727号(以下「'727特許」)の有効性、および対抗当事者であるSyngenta Crop Protection AG(以下「シンジェンタ」)による制裁(Sanctions)申立の可否をめぐる事案である。
'727特許の請求項1等は、ベンゾビンジフルピル(SDHI殺菌剤)、マンコゼブ(ジチオカーバメート殺菌剤)、ならびに特定のエゴステロール生合成阻害剤(EBI)またはキノン外部阻害剤(QOI)から「なる(consisting of)」殺菌剤の組み合わせ(combination)を権利範囲としている。

シンジェンタは、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)に対し、先行技術(Godoy文献、Tobler特許、De Oliveira文献等)に基づく新規性欠如(35 U.S.C. § 102)および進歩性欠如(自明性、35 U.S.C. § 103)を理由として、'727特許の全クレームを対象とする特許付与後レビュー(PGR)を申し立てた。また、手続き中、シンジェンタは'727特許明細書に記載された圃場試験データが捏造(架空)であると主張し、規則37 C.F.R. § 42.11に基づくUPLに対する制裁申立の提出許可(leave)を求めた。
PTABは、全対象クレームを無効(新規性欠如または自明)と判断する一方、UPLが当該試験データへの実質的依拠を審理早期に撤回していたことを理由に、シンジェンタの制裁申立提出許可を却下した。これに対し、UPLが無効判断を不服として控訴し、シンジェンタが制裁申立許可却下を不服として附帯控訴した。

2. 判決の主文

連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、'727特許の対象クレームをすべて無効としたPTABの最終書面決定(Final Written Decision)、およびシンジェンタによる制裁申立提出許可の請求を却下したPTABの決定を、いずれも支持(AFFIRMED)した。

3. 主な争点

  • 争点1:請願書(Petition)の記載要件(Pleading Requirements)
    シンジェンタのPGR請願書において、各クレーム文言(「consisting of」「combination」等)と先行技術との対比説明が十分であったか(リプライ段階での補充が許容されるか)。
  • 争点2:クレーム解釈(「combination」および「composition」の意義)
    「combination(組み合わせ)」および「composition(組成物)」が、施用前の事前混合物のみに限定されるか、それとも成分殺菌剤の「順次施用(sequential application)」をも包含するか。
  • 争点3:新規性(§ 102)における「consisting of」限定の充足性
    先行技術(Godoy)に含まれる補助剤(Nimbus)が追加の殺菌剤と評価され「consisting of」の限定から除外されるか、また先行技術(Tobler)の多数の選択肢からの開示が新規性喪失事由(anticipation)を構成するか。
  • 争点4:進歩性(§ 103)における動機付け(Motivation to Combine)
    De Oliveira文献に記載された組み合わせに対し、他の先行技術からベンゾビンジフルピルを添加・置換することの動機付けが存在したか。
  • 争点5:PTAB制裁規定(37 C.F.R. § 42.11(d)(2))のセーフハーバー(Safe Harbor)条項の適用
    特許権者が問題とされたデータへの依拠を事前に撤回していた場合、相手方が多大な反証費用を負担した後であっても、制裁申立の提出は排除されるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 請願書の記載要件(裁量権の逸脱なし)

PTAB規則および35 U.S.C. § 322(a)(3)は、請願書にクレームと先行技術の対比を具体的に明示すべきことを求めている。シンジェンタは請願書で通常の意味を主張し、先行技術の該当箇所を特定していた。特許権者が予備答弁書等で新たなクレーム解釈を提示した以上、申立人はリプライ(Reply)において当該解釈に即した反論・説明を展開することが認められる(Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc.基準)。したがって、PTABが記載不備を認めなかった点に裁量権の濫用(abuse of discretion)はない。

(2) 「combination」および「composition」の解釈

明細書(col. 19, lines 54–67)には、「本発明の組成物は…タンクミックス若しくは製剤として同時に施用されてもよく、または順次施用(applied sequentially)されてもよい」旨が明示されている。また、明細書全体を通して「combination」と「composition」は同義かつ互換的に用いられている(PIN/NIP, Inc. v. Platte Chemical Co.参照)。したがって、両用語は成分殺菌剤の「順次施用」を排除せず、事前混合に限定されないとしたPTABの解釈は正当である。

(3) 先行技術による新規性欠如(§ 102)の認定

Godoy文献について:
「consisting of」は列挙された殺菌剤以外の「他の殺菌剤」を含まないことを意味する。Godoyに記載された「Nimbus」について、PTABはブラジルにおける大豆さび病防除においてNimbusが殺菌活性成分ではなく鉱物油補助剤(adjuvant)として使用されている事実を認定した。UPLはNimbus自体が殺菌性を示し得ると主張したが、大豆さび病に対する当該文献の開示文脈において殺菌剤として作用しているとは理解されないとしたPTABの認定は、実質的証拠(substantial evidence)に裏付けられている。

Tobler文献について:
Toblerはマンコゼブ+TX1(ベンゾビンジフルピル+「グループp」から選択される化合物)を開示し、「グループp」の250種のリスト中47種が'727特許のクレーム記載化合物と一致し、アゾキシストロビン等が「特に好適」と特掲されていた。UPLは選択肢が膨大であることを理由に新規性を否定する主張(Mylan判決依拠)を行ったが、Mylanは必須の化学量論的塩が明示されておらず実験的証拠の補縮を要した事案であり、本件のように先行技術自体に明確な組み合わせの選択肢が具体的に列挙されている場合(In re Gleave参照)とは異なる。したがって、Toblerがクレーム1等を直接開示したとするPTABの判断に法的な誤りはない。

(4) 進歩性欠如(§ 103)の認定

クレーム2に関し、De Oliveiraは大豆さび病防除のための多成分殺菌剤の組み合わせを開示し、SDHIの添加を示唆していた。当時、ベンゾビンジフルピルは大豆さび病に極めて有効な既知のSDHIであり(Wiglesworth)、他の文献(Tobler、Godoy)でも相乗効果や防除能の向上が教示されていた。先行技術に他のSDHIが挙げられていたとしてもベンゾビンジフルピルへの阻害要因(teaching away)とはならず、当業者がこれらを組み合わせる動機付けは実質的証拠によって支持される。

(5) 制裁申立却下(37 C.F.R. § 42.11(d)(2)の適用)

シンジェンタは、虚偽データへの反証のために自ら試験を実施し多額の費用を支出したことによる損害を主張しており、当事者適格(Article III standing)は認められる。しかし、制裁規定である37 C.F.R. § 42.11(d)(2)は、問題とされた書面・主張が21日以内に「撤回または適切に是正された場合、制裁申立を提出またはPTABに提示してはならない」という強行的なセーフハーバーを定めている。
UPLはシンジェンタの制裁申立提出の数か月前に当該データへの依拠を完全に撤回していた。セーフハーバー規定は、手続の迅速な争点絞り込みを最優先とする制度的選択であり、相手方が既に防御費用を負担していたとしても、正式な撤回があれば制裁申立は遮断される。したがって、PTABが申立の提出許可を拒否した判断に裁量権の逸脱はない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • 「Consisting of(閉じたクレーム)」と先行技術の副資材・補助剤
    クレームが「A、BおよびCからなる(consisting of)」と規定されている場合、先行技術中に第4の成分(例:Nimbus)が含まれていても、それがクレームの対象とする機能性成分(本件では殺菌活性成分)ではなく、補助剤(アジュバント)等に過ぎないと当業者が理解する文脈であれば、新規性阻害事由(anticipation)を構成し得る。先行技術中の添加成分の技術的性質・機能の立証が決定打となる。
  • リスト形式の開示による新規性(Genus-Species / Multiple Elementsの抗弁)
    先行技術に多数の選択肢(本件では数万通りの組み合わせの可能性)が存在する場合であっても、必須骨格が特定され、かつ選択群の中に「特に好適(especially suitable/preferred)」としてクレーム対象物質が具体的に列挙されている場合、Mylan判決のような「開示の欠落(gap)」とはみなされず、新規性が否定されるリスクが高い。
  • PTABにおける不当訴訟行為・データ捏造主張とセーフハーバーの実務
    特許権者が明細書中の実験データ等に依拠した主張を展開し、相手方が多大な費用をかけて反証実験等を行った後であっても、特許権者が37 C.F.R. § 42.11(d)(2)の枠組みに基づき当該主張・依拠を「撤回」した場合、セーフハーバーが機能し制裁申立(費用回収)は原則として遮断される。費用負担が生じた後であってもセーフハーバーの適用を回避することは極めて困難であるため、疑義のあるデータに対しては、早期の撤回要求など手続戦略を慎重に設計する必要がある。

【CAFC / 2026年10月13日】No. 2025-1488 - PTABの当事者系レビュー(IPR)決定に対する控訴審判決(連邦巡回区控訴裁判所規則第36条に基づく原決定維持)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許権者等である控訴人(Appellant: Noble Innovations NC LLC)が、被控訴人(Appellee: Colgate-Palmolive Company)の請求により開始された米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR2023-01254)の最終書面決定(Final Written Decision)を不服とし、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した事案である。

2. 判決の主文

原決定を維持する(AFFIRMED. See Fed. Cir. R. 36)。

3. 主な争点

  • PTABによる特許性判断(特許法102条/103条等に基づく新規性・非自明性欠如等)の適法性: 原決定において下されたクレームの無効性判断および証拠評価等に、取り消すべき実体上または手続上の誤りがあるか否か。
  • Fed. Cir. R. 36の適用基準の充足性: 意見書(Written Opinion)を付さずに原決定を即時維持する基準を満たしているか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

合議体(Stoll、Cunningham、Stark巡回裁判官)は、双方の口頭弁論(Oral Argument)および提出書面を審理・検討した結果、連邦巡回区控訴裁判所規則第36条(Fed. Cir. R. 36)を適用し、意見書(理由文)を付すことなく原決定をそのまま維持(Per Curiam Affirmed)する判決を下した。

Fed. Cir. R. 36に基づく略式維持がなされたことから、裁判所は以下のいずれかの要件が満たされており、詳細な判決理由を記述する必要がないと判断したと解される:

  • 原審判決・決定における事実認定が実質的証拠(Substantial Evidence)によって十分に支持されていること。
  • 決定に法律上の誤り(Error of Law)が認められないこと。
  • 意見書を作成しても先例的価値(Precedential Value)を持たないこと。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) Rule 36判決の法的性質と実務上の影響
本件は意見書が発出されない「Rule 36 Affirmance」であるため、実体法上の新たな判例法理(規範)を形成するものではない。しかし、実務上はPTABが下した特許無効(あるいは維持)の事実認定および法適用の結論が、控訴審において完全に追認されたことを意味する。

(2) 上訴実務における留意点(合衆国最高裁への裁量上訴の困難性)
Rule 36に基づく判決は理由の開示がないため、判例違反や法解釈の重大な誤りを主張することが極めて困難であり、合衆国最高裁判所への裁量上訴(Certiorari)の申立てが受理される蓋然性は実質的にほぼ皆無である。したがって、本判決によってPTABの最終決定は確定的なものとなる。

【CAFC / 2026年10月08日】No. 2026-1071 - PTAB審決(IPR)に対する控訴の当事者合意に基づく取下げ(Dismissal under Fed. R. App. P. 42(b))

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR2024-00580)の判断を不服として、請求人・控訴人であるSarepta Therapeutics, Inc.が、被控訴人であるペンシルベニア大学理事会(Trustees of the University of Pennsylvania)およびREGENXBIO Inc.を相手取り、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起した控訴審手続である。控訴手続の係属中、当事者間において控訴の取下げに関する合意(Stipulation/Agreement)が成立した。

2. 判決の主文

当事者間の合意に基づき、以下の通り命令する:
(1) 連邦控訴裁判所規則(FRAP)第42条(b)に基づき、本件訴訟手続を却下(Dismiss)する。
(2) 訴訟費用は各自の負担とする。
(同日付で命令(Mandate)として発布)

3. 主な争点

  • 争点1: 連邦控訴手続規則(FRAP)第42条(b)に基づく自発的取下げ(Voluntary Dismissal)要件の充足性
    当事者双方による合意に基づき、控訴手続を終了させることが適法・適切であるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

当事者間において控訴手続の取下げについて合意(The parties having so agreed)が成立していることが確認されたため、裁判所は実体的な争点判断に立ち入ることなく、連邦控訴裁判所規則第42条(b)(Fed. R. App. P. 42(b))の規定に従い、本件控訴の却下(Dismissal)を命じた。また、訴訟費用の負担についても両当事者各自の負担(each side shall bear their own costs)とする旨を命令した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本件は先例的価値を有しない略式命令(Nonprecedential Order)であり、特許の実体法上の判断は示されていない。実務上は、IPR審決に対するCAFC控訴審係属中において、当事者間の和解(Settlement)や特許ライセンス契約等の締結に伴い、FRAP 42(b)に基づき合意取下げ命令(Dismissal Order)およびマンデート(Mandate)の発布を得て手続を迅速に終局させた典型例として位置づけられる。

【CAFC / 2026年10月08日】No. 2025-1477 - PTABによる特許出願拒絶審決に対する控訴審判決(Rule 36に基づく原審維持)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許出願人であるAlexandre Gonthier、Mario DelasおよびMichael Kontorovich(控訴人ら)が、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)による米国特許出願第16/108,860号に対する拒絶審決(Ex parte appealにおける最終拒絶維持審決等)を不服とし、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起した審決取消控訴(Appeal)事件である。

控訴人らはPTABによる拒絶審決の取消し(審査官の拒絶理由の破棄)を求めて控訴し、口頭弁論(Oral Argument)が実施された。

2. 判決の主文

AFFIRMED(原審維持). See Fed. Cir. R. 36.
(CAFC規則第36条に基づき、審理のうえ意見書(Opinion)を付さずに原決定を維持する。)

3. 主な争点

  • 争点1: PTABによる拒絶審決の妥当性(米国特許出願第16/108,860号の各請求項に対する特許要件等[自明性(35 U.S.C. § 103)または特許適格性(35 U.S.C. § 101)等]に関するPTABの事実認定および法的判断に誤りがあったか否か)
  • 争点2: Fed. Cir. R. 36の適用可否(審理の結果、意見書を作成することなく略式維持判決(Rule 36 affirmance)を下すべき要件を満たしているか否か)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所(Dyk, Prost, Taranto 各巡回裁判事による合議体)は、双方当事者の主張および口頭弁論での議論を審理・検討した結果、CAFC規則第36条(Fed. Cir. R. 36)を適用し、理由を付言することなく原判決(PTABの審決)を全面的に支持・維持(AFFIRMED)した。

Fed. Cir. R. 36に基づく維持判決は、主として以下のいずれかの要件を満たす場合に発せられる:

  • PTAB等の事実認定を支える実質的証拠(substantial evidence)が十分に存在すること
  • 判断に法律上の誤り(error of law)が認められないこと
  • 意見書(written opinion)を作成しても判例法上の先例的価値(precedential value)を有しないと判断されること

したがって、裁判所はPTABの判断過程において可逆的な誤り(reversible error)は認められないと判断した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) 非先例的効力および不開示判決(Rule 36 Judgment)の性格:
本件は「NOTE: This disposition is nonprecedential」と明記された規則36条判決であり、先例的拘束力(binding precedent)を有しない。判断理由が判決文中に明記されないため、控訴人が依拠した論理や事実認定に対する個別の司法判断のロジックを抽出することはできないが、実務上は「PTABの審決理由がそのまま確定・承認された」と解される。

(2) 上訴実務(合衆国最高裁判所への移送命令請求)における留意点:
Rule 36判決に対して合衆国最高裁判所へ裁量上訴(Petition for a Writ of Certiorari)を行うことは理論上可能であるが、最高裁が理由の付されていないRule 36判決を受理・破棄する可能性は極めて低い。したがって、出願人実務としては本出願の権利化を断念するか、係属中の継続出願(Continuation Application等)においてクレームの限定補正や新たな証拠の提出を通じて再度の権利化を図るなどの戦略的転換が求められる。

【CAFC / 2026年10月7日】No. 2026-1126 - 特許出願の不明確性拒絶に対する審判請求および控訴における主張の権利放棄(Forfeiture)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、Oliver Wendel Gamble(出願人・控訴人、本人訴訟/pro se)による米国特許出願第17/490,077号(「’077出願」、発明の名称:「モバイルデバイスに保存されたメッセージの表記およびグループ化のための方法およびシステム」)に関する特許審判部(PTAB)の決定に対する控訴審である。
審査官は、請求項1〜8、10、13〜15、および18について先行詞の欠如等を理由に35 U.S.C. § 112(b)に基づく記載不備(不明確・indefinite)拒絶を行った。出願人は一部の補正を行ったものの、残りの不明確性拒絶に対する実質的な反論を行わないままPTABへ審判請求(Appeal)を行った。審判請求書(Appeal Brief)においても「§ 112のエラーは訂正される予定である」旨を述べるにとどまり、実質的な反論を行わなかった。
PTABは、出願人が審判請求書において反論を怠ったため主張を放棄・喪失した(waived/forfeited)と判断し、審査官の拒絶を維持(サマリー判断)した。さらにPTABは、従属請求項(9、11、12、16、17、19、20)についても同様の不備を承継しているとして、37 C.F.R. § 41.50(b)に基づき新たな拒絶理由(new ground of rejection)を通知した。出願人は再審理請求(Request for Rehearing)を申し立て、そこで初めて審査官の拒絶理由に対する実質的反論を展開したが、PTABはこれを規則(37 C.F.R. § 41.52)違反として却下した。これらを不服として出願人がCAFCに控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部(PTAB)の決定を支持(Affirmed)する。訴訟費用は認めない。

3. 主な争点

  • 争点1: CAFCにおける主張の喪失(Forfeiture)の成否
    控訴人が控訴理由書(Opening Brief)において§ 112(b)拒絶に対する実質的な反論を行わず、答弁書に対する反論書(Reply Brief)において初めて実質的反論を提出した場合、当該争点は喪失(forfeited)したものとして扱われるか。
  • 争点2: PTABにおける主張の喪失認定および再審理請求却下の適否
    PTABに対する審判請求書(Appeal Brief)で審査官の拒絶に反論しなかったことによるPTABの権利放棄認定、および再審理段階で初めて提出された新規反論の審理をPTABが拒否したことは裁量権の濫用(abuse of discretion)に当たるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは以下のロジックに基づき、出願人の実体的な反論はすべて手続上失権(forfeit)しており、PTABの判断に誤りはないとして控訴を棄却した。

1. CAFC控訴審における権利喪失(Forfeiture)
控訴人は§ 112(b)の実体判断が「本控訴の核心」であると主張するが、控訴理由書(Opening Brief)において実質的な反論を一切行わず、Reply Briefに至って初めて議論を展開した。確立された判例法制(McIntosh v. Dep't of Def., 53 F.4th 630 (Fed. Cir. 2022); 関連出願に関する先行判決 In re Gamble (Gamble I), 2025 WL 1341621 (Fed. Cir. 2025) 等)の下では、Opening Briefで提示されなかった主張は喪失(forfeited)する。したがって、全請求項の不明確性拒絶に対する反論は当裁判所において喪失したものと判断される。

2. PTAB段階における権利喪失の認定と裁量権の行使
当審における権利喪失とは独立した理由として、出願人はPTABの前でも同様に反論を喪失させている。出願人がPTABにおいて拒絶理由を争わなかった場合、PTABはその実体について判断する義務を負わず、当該拒絶に対する反論を権利放棄(waived)として扱うことができる(37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv); Hyatt v. Dudas, 551 F.3d 1307, 1314 (Fed. Cir. 2008))。出願人のAppeal Briefには審査官の拒絶に対する実質的反論が含まれていなかったため、PTABが権利放棄を認めて拒絶理由をそのまま維持(サマリー肯定)したことに裁量の濫用はない。

3. PTABによる新拒絶理由に対する再審理請求(Rehearing)の却下の適否
PTABが新たに拒絶した請求項(9、11、12、16、17、19、20)に関して、出願人は再審理請求において「審査官による独立請求項の拒絶が解消されたため、従属請求項の不明確性も解消した」旨の簡潔な結論的陳述を行ったにすぎない。出願人は元々の審査官拒絶に対して審判請求書で反論を怠っていた以上、このような暗号的・形式的な主張では新拒絶理由に対する正当な反論とは認められず、PTABが37 C.F.R. § 41.52に基づいて再審理を拒否したことにも取消事由となる誤り(reversible error)はない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 審判・訴訟手続における主張の適時提出義務の厳格な適用
本件は、本人訴訟(pro se)の出願人であっても、行政審判手続(PTAB)および控訴審手続(CAFC)における手続規範(Claim Waiver / Forfeiture法理)が厳格に適用されることを明確に再確認した判例である。

2. Appeal BriefおよびOpening Brief作成における実務上の留意点
審査段階で生じたすべての拒絶理由について、PTABへの審判請求書(Appeal Brief)で網羅的かつ具体的に反論しておかなければ、PTAB規則(37 C.F.R. § 41.37)に基づきその後の審理から排除される。また、再審理請求(Rehearing)段階で初めて実質的論拠を持ち出すことは原則として許されない(37 C.F.R. § 41.52)。さらにCAFCへの控訴審においても、Opening Briefで主張を漏らした場合、Reply Briefで挽回することは不可能である。特許出願・権利化実務において、手続的瑕疵による権利喪失を避けるための厳格な書面管理・論点整理の重要性を示す事例といえる。

【CAFC / 2026年10月6日】No. 2026-1323 - 当事者合意に基づく控訴取下げ命令(Fed. R. App. P. 42(b))

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR2024-01014)の決定を不服として、控訴人(Appellant)であるInari Agriculture, Inc.が、被控訴人(Appellee)Corteva Agriscience LLCおよび参加人(Intervenor)であるUSPTO長官を相手方として、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起した特許関連の控訴審手続である。控訴提起後、当事者間において控訴の取下げに関する合意が成立した。

2. 判決の主文

(1)連邦控訴手続規則(Federal Rules of Appellate Procedure)第42条(b)に基づき、本手続を却下(取下げ認可:Dismissed)する。
(2)訴訟費用は各自の負担とする(Each side shall bear their own costs)。

3. 主な争点

  • 争点1: 連邦控訴手続規則第42条(b)(合意に基づく取下げ)の適用要件の充足性
    当事者間で控訴を取り下げる旨の合意が成立している状況において、裁判所が控訴手続を終局させることの適否。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は、当事者間において手続の取下げについて合意("The parties having so agreed")が成立していることを確認した。これに基づき、実体的な特許有効性等の争点に関する判断を行うことなく、連邦控訴手続規則第42条(b)を根拠として本控訴手続を却下(Dismiss)し、同時に訴訟費用については各自負担とする旨を命令(Order)した。また、本決定と同日(2026年10月6日)付で確定効(Mandate)が付与されている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本件は実体判断を伴わない非先例的決定(nonprecedential order)であるが、米国知財・控訴実務において以下の留意点がある。

  • FRAP Rule 42(b)による手続終局の実務:PTABにおけるIPR手続後のCAFC控訴審段階であっても、当事者間の和解等により合意に達した場合は、FRAP Rule 42(b)に基づく共同申立等により迅速に手続を終了させることが可能である。
  • 費用の取決めと即時確定(Mandate):費用負担について特段の争いがなければ「各自負担(Each side shall bear their own costs)」とされるのが一般的であり、本件では命令発出と同時に判決確定効(Mandate)が生じているため、PTABの原決定が確定することとなる。

【CAFC / 2026年10月02日】No. 2025-1714 - 米国商標審判部(TTAB)審決に対する控訴の自発的取下げ申立(FRAP 42(b))認容命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の商標審理審判部(TTAB)における係属事件(No. 91273170)の審決に対し、控訴人(Appellant)である Nomad Goods, Inc. が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴(Appeal)を提起した事案である。 控訴審の係属中、控訴人は連邦控訴手続規則(Federal Rules of Appellate Procedure: FRAP)第42条(b)に基づき、本件控訴の自発的取下げ(voluntary dismissal)を申し立てた。これに対し、被控訴人(Appellee)である Nomad Grill LLC は反対の答弁(response in opposition)を提出した。

2. 判決の主文

裁判所(PER CURIAM)は以下のとおり命じた:
(1) 控訴人の控訴取下げ申立て(motion for voluntary dismissal)を認容する。
(2) 被控訴人(Nomad Grill LLC)に訴訟費用(Costs)を認める(被控訴人に費用請求権を付与する)。
(同日、マンデート(Mandate)が発付された。)

3. 主な争点

  • 争点1: FRAP 42(b)に基づく控訴人の一方的申立てによる控訴の自発的取下げの許否(被控訴人の反対がある状況下での裁量的判断)
  • 争点2: 控訴の自発的取下げに伴う控訴審訴訟費用(Costs)の負担の帰属

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は簡潔な決定(Order)において、被控訴人による反対の答弁書(response in opposition)を検討・考慮した上で、控訴人による控訴取下げの申立てを認容した。 FRAP 42(b)では、当事者間の合意(stipulation)によらない自発的取下げについて裁判所の許可(motion)を要するが、控訴人が争訟から離脱する意思を示している以上、特段の重大な不利益(法的不利益・権利濫用等)が認められない限り、裁判所の裁量により申立てを認容するのが通例である。 また、被控訴人が取下げに反対していた事情や手続の終結態様を鑑み、裁判所は裁量を行使して被控訴人 Nomad Grill LLC に対する訴訟費用の償還(Costs to Appellee)を命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) FRAP 42(b)に基づく自発的取下げの実務:
合意による取下げ(stipulated dismissal)に至らない場合であっても、控訴人は裁判所に対する申立て(motion)により控訴を取下げることが可能である。相手方が取下げに反対した場合でも、控訴を強制する実益に乏しいことから、控訴の取下げ自体は原則として認容される傾向にある。

(2) 訴訟費用(Costs)の分配リスク:
FRAP 42(b)に基づく一方的な取下げ申立てにおいては、取下げに伴う相手方の負担(費用発生)を考慮し、通常 FRAP 39 に準じて被控訴人側に訴訟費用が裁定される(Costs to Appellee)ことが多い。控訴の提起およびその後の取下げを検討する実務においては、相手方の応訴負担に伴う費用負担リスク(Cost-shifting)をあらかじめ想定しておく必要がある。

【CAFC / 2026年10月02日】No. 2025-1287 - Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Inari Agriculture, Inc.(付与後見直し(PGR)における実施可能要件(Enablement)違反に基づく特許無効審決に対する控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、Pioneer Hi-Bred International, Inc.(以下「パイオニア社」)が保有する米国特許第11,371,055号(以下「'055特許」)の有効性を巡る事案である。'055特許は、2種類の除草剤(ピリジルオキシ酢酸系オーキシンおよびフェノキシ系オーキシン)を分解する「二重除草剤分解能(dual herbicide-degrading function)」を有する酵素群に関するものである。 代表クレーム1は、当該機能的限定(二重除草剤分解能)に加え、(1) 開示配列(SEQ ID NO: 2)と85%以上の配列同一性(sequence identity)、および (2) 「AAD-12モチーフ」を有するという2つの構造的限定により、包括的(genus)に規定されていた。

Inari Agriculture, Inc.(以下「イナリ社」)は、'055特許のクレーム1〜33が実施可能要件(35 U.S.C. § 112)を欠き無効であるとして付与後見直し(PGR: Post-Grant Review)を申し立てた。イナリ社は、クレームされた属が2.4×10106個(宇宙の原子数を超える数)もの膨大な数の種(species)を包含するのに対し、明細書には2つの実施例(SEQ ID NO: 2およびSEQ ID NO: 4)しか開示されていないと主張した。 特許権者であるパイオニア社は、85%の配列同一性という共通の性質によりクレームされた属の90%以上が機能を発揮すると主張し、さらに優先日より10年以上後に実施された実験データを提出した。しかし、当該実験において構造的限定を満たす8つの変異体をテストしたところ、二重機能を発揮したのは2つ(それも極めて微弱な活性)に留まることが判明した。 米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)は、クレーム記載の属全体にわたって過度の実験(undue experimentation)なしに実施できるように開示されていないとして、実施可能要件違反により全クレーム(1〜33)を特許無効(unpatentable)と判断した。これを不服としたパイオニア社がCAFCに控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部(PTAB)の最終書面決定(Final Written Decision)を維持(AFFIRMED)する。

3. 主な争点

  • 争点1: 優先日後に作成・取得された実験データ(Post-priority data)の証拠能力
    実施可能要件の判断において、特許の有効性を否定(非充足)するために、優先日後の実験データ(本件では特許権者自身が提出した事後実験データ)を参酌することが法的に許容されるか。
  • 争点2: 専門家証人(エキスパート)の適格性および裁量権の逸脱・濫用
    PTABがイナリ社の専門家(Dr. Silverstone)の証言を採用したことは裁量権の濫用(abuse of discretion)に当たるか。
  • 争点3: 広範な属クレーム(Genus claims)における実施可能要件の充足性
    開示された極めて少数の実施例と包括的な構造・機能的限定に対し、莫大な数の種を包含する属クレームが、連邦最高裁判決Amgen II判理に照らして実施可能要件を満たすか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 優先日後の実験データの許容性(争点1)について

パイオニア社がPTAB段階で本論点を争っていなかったため権利放棄(forfeiture)とみなし得るが、実体判断としてもパイオニア社の主張は失当である。

  • CAFCはAmgen I判決(872 F.3d at 1375)を引用し、「クレームの属の代表的な数の種が開示されていないことを立証するために、優先日後の証拠を使用することは適法である」と判示した。
  • パイオニア社が依拠するIn re Hogan判決(559 F.2d 595)およびIn re Entresto判決(125 F.4th 1090)は、優先日時点で存在しなかった「後発の技術(later-developed technology / later-existing state of the art)」(例:出願後に開発された非晶質ポリマーや新錯体)を後出しして非実施可能性を示すことを排斥した法理であり、発明者に不可能な負担を課さないためのものである。
  • これに対し本件でテストされた変異体は、出願優先日時点で当業者が作製し得たものであり、単にテストされた時期が後日であったに過ぎない。したがって、優先日時点での実施可能性(過度の実験の要否、および開示が代表的な種を網羅しているか)を評価するために優先日後の実験データを証拠として採用することは適法である。

(2) イナリ社側専門家の証言採用(争点2)について

PTABによる専門家証言の信用性判断は裁量権の濫用基準で審査される。パイオニア社はDr. Silverstoneの酵素学の直接的経験不足を主張するが、それが判断にどのような相違をもたらしたかをPTABに示しておらず、同氏は遺伝子組換えトウモロコシ等の開発指導実績もあるため、PTABの証言採用に裁量権の濫用は認められない。

(3) 実施可能要件の実体判断(争点3)について

PTABの判断は、連邦最高裁のAmgen II判決(143 S. Ct. at 1254)の基本規範である「より多くをクレームするならば、より多くを実施可能に開示しなければならない(The more one claims, the more one must enable)」に合致している。

  • クレーム範囲と開示の著しい不均衡:本件クレームは2.14×10106個(明細書の図2の指針を考慮しても1.23×1066個)という天文学的・圧倒的な数の種を包含するのに対し、明細書に記載された実施例はわずか2つに留まる。この著しい不均衡は、実施可能要件を欠く強力な根拠となる。
  • 構造と機能の相関性の欠如:パイオニア社の「85%の配列同一性と所定モチーフがあれば90%以上機能する」という主張は、自らが提出した事後実験データによって自滅的に反駁された。8つの変異体のうち2つしか機能せず、わずか6アミノ酸しか違わない変異体間(Variant 17と19)でも機能の有無が分かれるなど、明細書には85%の同一性レベルにおいて機能を有する実施形態へと当業者を導く道標(guideposts)が欠落していた。
  • したがって、クレームされた属の全範囲を実施するためには過度の実験が必要であるとしたPTABの認定は、十分な実質的証拠(substantial evidence)に裏付けられている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本判決は、バイオテクノロジーおよび抗体・創薬分野における包括的属クレーム(Genus claims)に対する審査および特許有効性判断の実務において、以下の重要な示唆を与える。

  • In re Hoganの射程の明確化と事後データの証拠能力: 「実施可能要件は出願日(優先日)基準で判断される」という原則から、優先日後の実験データが一切排除されるわけではないことが再確認された。出願後に新たに開発された技術水準(Later-developed technology)に基づく無効主張はHogan/Entrestoにより遮断されるが、「出願時点で存在し得た変異体についての事後的な再現実験データ」は、出願日時点における開示の不十分さ(過度の実験の必要性)を立証する有効な証拠となる。
  • 自己提出データによる自滅(Self-inflicted wound)の回避: 特許権者が有効性を擁護するために事後的に提出した実験データが、かえって「構造と機能の非相関性(予測不可能性)」および「開示された指針の機能不全」を裏付ける決定打となった。抗体や酵素などの配列同一性クレームにおいて補足実験データを提出する際は、クレーム全域にわたる再現性および成功率を厳格に精査した上で提出すべき実務的教訓を示している。
  • 最高裁Amgen II判理の厳格な定着: 構造的限定(85%配列同一性等)を付加したとしても、それが機能的限定(二重分解活性)と高度に相関していることが明細書から客観的に予見できない場合、天文学的な広がりを持つ機能的属クレームは実施可能要件違反(過度の実験)の判断を免れないことが改めて実証された。

【CAFC / 2026年10月01日】No. 2025-1444 - 査定系再審査審決不服控訴における特許無効に基づく訴えの利益(Mootness)の消滅による控訴却下判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許権者である控訴人Satius Holding, Inc.(以下「Satius社」)が、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)による査定系再審査(Ex Parte Reexamination、手続番号: 90/014,826)の決定を不服として提起した控訴審判決である。
PTABは、Satius社が保有する米国特許第6,711,385号(以下「’385特許」)のクレーム1を自明性(35 U.S.C. § 103)に基づき拒絶し、さらにSatius社による再審理(Rehearing)請求を棄却した。これに対し、Satius社はPTABの拒絶審決等の取消しを求めて連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴していた。

2. 判決の主文

本件控訴を却下(Dismissed)する。
訴訟費用は各自負担(No costs)とする。

3. 主な争点

  • 争点: 関連する別訴において対象特許クレームが無効と確定・判断された場合における、本件再審査不服控訴に係る訴えの利益の存否(Mootnessの成否)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、同日付で判決が言い渡された並行侵害訴訟の控訴審であるSatius Holding, LLC v. Samsung Electronics Co.事件(No. 2025-1446, Fed. Cir. Oct. 1, 2026)において、’385特許のクレーム1が無効(invalid)であるとの終局判断を下した。
これにより、同一の特許クレームの有効性を争点とする本件査定系再審査手続の審決不服控訴については、実質的な争訟性(Case or Controversy)が失われ、判断の対象となる実益が消滅したため、事件はムート(Moot)となったと認定した。したがって、PTABの自明性判断の実体的な当否に立ち入ることなく、本件控訴を却下(Dismiss)した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 並行訴訟・再審査手続におけるムート性(Mootness doctrine)の実務運用
地裁発の特許侵害訴訟(またはその控訴審)とUSPTOでの再審査(Ex Parte / Inter Partes Reexamination、IPR等)の不服申立が並行して係属している場合、いずれかの手続において対象クレームが無効と判断されれば、他方の手続は訴えの利益を欠くこととなり、実体審理を経ずに却下されるという確立した実務原則(Mootness)が再確認されている。

2. 訴訟戦略上の留意点
複数のフォーラムで同一クレームの有効性が争われている場合、一方の事件で無効判断が下されると、他方で進行中の審決取消訴訟における主張維持は極めて困難となる。実務上は、並行する訴訟手続の進行速度やCAFCにおける併合・同日審理の可能性を考慮し、無効リスクが波及する順序を想定した訴訟追行・リソース配分の最適化が不可欠となる。

【CAFC / 2026年9月30日】Nos. 2024-2301, 2024-2302 - Hongjia Wang v. Viking Drill & Tool, Inc.(一部継続出願における優先権主張の可否および記載要件充足性に基づく特許無効審決取消控訴事件)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、ツイストドリルに関する米国特許第11,007,583号(以下「'583特許」)の特許権者であるHongjia Wang(以下「Wang」)が、Viking Drill & Tool, Inc.(以下「Viking」)の請求により開始された当事者系レビュー(IPR2023-00473、IPR2023-00474)において特許審判部(PTAB)が下した、'583特許の対象クレーム(クレーム1〜22)を非特許有性(無効)とする最終書面決定(Final Written Decision)を不服として提起した控訴審判決である。

'583特許は、Wangの先願である米国出願第15/847,900号(公開番号:US 2019/0176241 A1、以下「Wang '808」)の一部継続出願(CIP出願)として優先権を主張していた。Vikingは、Wang '808と他の公知技術文献(Gentryおよび/またはDufree)の組み合わせに基づき自明性(obviousness)による無効理由(Ground 1)を主張した。これに対しWangは、'583特許はWang '808の出願日に遡る有効な優先権を有するため、Wang '808自体は'583特許の先行技術(prior art)とならないと反論した。

PTABは、独立クレーム1および8に記載された「formed . . . spirally(螺旋状に形成された)」という構成要件(当事者合意により「軸方向逃げ角(axial relief)」を有する構成と解釈)について、先願であるWang '808には35 U.S.C. § 112に基づく記載要件(written description requirement)の十分な開示・サポートがないと判断した。その結果、優先権主張の利益を認めず、先行技術たるWang '808等に基づいて全対象クレームを自明であり無効と判断したため、WangがCAFCへ控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部(PTAB)の最終書面決定を支持(Affirmed)する。

3. 主な争点

  • 争点1: 記載要件(Written Description Requirement)に関する法的基準の適用の適否
    予測可能な技術分野において、当業者の一般的な知識や経験を考慮した際に、親出願(Wang '808)の開示が「軸方向逃げ角」を合理的に伝達(convey with reasonable clarity)していたといえるか。
  • 争点2: 親出願における「formed spirally」の開示有無(実質的証拠基準)
    Wang '808中の「フルートの連結線が螺旋構造を形成する」との記載が、クレーム解釈上の「軸方向逃げ角」を開示・サポートしていると認められるか。
  • 争点3: 専門家証言の適格性および新たなクレーム解釈の許容性(手続上の抗弁権喪失/Forfeiture)
    PTAB手続で申し立てられなかった専門家証人の資格欠格および新たなクレーム解釈(径方向逃げ角を含むとする主張)を控訴審で主張できるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 記載要件の法的判断基準(Review: De Novo)

後願クレームが先願の出願日の利益を享受するためには、先願の明細書が35 U.S.C. § 112に基づき、出願日時点で発明者が後願の発明を「占有(possession)」していたことを当業者に対し合理的に明確に伝達していなければならない(PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299, 1306 (Fed. Cir. 2008))。
Wangは、本件が「予測可能な技術分野」であり軸方向逃げ角が周知慣用技術であることからPTABは過度な詳細開示を要求したと主張したが、裁判所はこれを排斥した。当業者の知識をもって先願における「開示の不存在」を補うことはできず、優先権が認められるのは明示的または内在的に開示された事項に限られる(Lockwood v. Am. Airlines, Inc., 107 F.3d 1565, 1571–72 (Fed. Cir. 1997))。Wangは軸方向逃げ角がドリルにおいて必須不可欠(内在的)である証拠も提出していない。

(2) Wang '808の開示内容に関する事実認定(Review: Substantial Evidence)

特許無効の立証責任は終始申立人(Viking)にあるものの、先願に対する優先権の適格性を立証する責任は特許権者(Wang)にある(Parus Holdings, Inc. v. Google LLC, 70 F.4th 1365, 1371 (Fed. Cir. 2023))。
Wang '808の段落[0035]にある「フルートの連結線が螺旋構造を形成する(the connecting lines of the flutes form a spiral structure)」という記載につき、Wangは「各フルートを分離・画定する線が非平行となって螺旋を形成する(軸方向逃げ角の存在)」を意味すると主張した。しかし、PTABがVikingの専門家証言および明細書全体の整合性に基づき、当該「連結線」は各フルートの角度位置を構造的に結ぶ線(フルートの刃先同士を結ぶ線等)を指すと認定したことには十分な証拠(Substantial Evidence)の裏付けがある。仮にWangの解釈が一つの合理的解釈であったとしても、クレームの全限定要件を「明白に(unambiguously)」記載していない限り記載要件は満たされない(Hyatt v. Boone, 146 F.3d 1348, 1354 (Fed. Cir. 2001))。

(3) 抗弁権の喪失(Forfeiture)

Wangが控訴審で提起した以下の主張は、いずれもPTAB審理段階で適切に主張されていなかったため抗弁権を喪失(forfeited)したと判断された(Netflix, Inc. v. DivX, LLC, 84 F.4th 1371, 1378 (Fed. Cir. 2023)):

  • Viking側の専門家(Dr. Schmid)について、設定された当業者の定義(ドリルビット開発経験1年以上)を満たさないとして証言採用を裁量権の濫用と主張した点(PTABで証拠排除申立て(Motion to Exclude)を行っていなかった)。
  • 「formed spirally」のクレーム解釈に「径方向逃げ角(radial relief)」も含めるべきとする主張(当事者間で合意した「軸方向逃げ角を要求する」解釈と矛盾し、PTABで提起されていなかった)。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • 親出願/CIP出願における優先権主張と記載要件(§ 112)の厳格性:
    CIP出願等において、先願を自己の公知文献(Prior Art)とされないための優先権適格性を担保するには、後願クレームの全限定要件が先願に「明示的(express)」または「内在的(inherent)」に開示されている必要がある。「周知慣用技術であるから当業者が推知できる」という自明性の議論(Obviousness)を記載要件(Written Description)の不足の代替として援用することはできない(Lockwood判理の再確認)。
  • クレーム解釈の合意と審理手続上の規律:
    IPR審理中に当事者合意のもとで決定されたクレーム解釈を、控訴審段階で自己に有利に拡張・変更することは許されない。また、専門家の適格性や証拠能力に対する異議は、PTAB手続内(Motion to Exclude等)で明確に申し立てておかなければ控訴審において争う余地はない(Forfeitureの厳格な適用)。

【CAFC / 2026年9月30日】No. 2025-1153 - 特許査定系再審査におけるPTABの新たな拒絶理由に対する手続的対応(審査再開要件)および自明性(35 U.S.C. § 103)に関する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、WSOU Investments LLC(以下「WSOU」)が保有する米国特許第9,357,014号(以下「'014特許」)に関する査定系再審査(ex parte reexamination)の控訴審判決である。'014特許は、IPアドレスではなく「サービス名」に基づいてエンドポイント間のサービス接続を確立する「サービスベースネットワーキング」技術を開示している。
第三者(Cisco Systems)による当事者系レビュー(IPR)申立の不開始決定(先行文献「Traversat」とクレームの用語対応に関する立証不備を理由とする不開始)を経て、CiscoはTraversatを新たな観点からマッピングした査定系再審査を請求した。審査官はTraversatに基づく新規性欠如(§ 102)等により最終拒絶を行ったが、特許審判部(PTAB)は新規性拒絶を取り消す一方、同一のTraversat文献に基づいて自明性(§ 103)を理由とする「新たな拒絶理由(new ground of rejection)」を職権で提示した。
これに対しWSOUは、37 C.F.R. § 41.50(b)(1)に基づき審査再開(reopening of prosecution)を求めて応答書を提出した。しかし、WSOUは拒絶されたクレームの補正や削除を行わず、新規クレームの追加と既存文献に基づく阻害要因(teaching away)等の反論のみを提出した。中央再審査部(CRU)は当該補正を不適法と判断して審査再開を認めず、37 C.F.R. § 41.50(b)(2)に基づく再審理請求(request for rehearing)として扱いPTABへ回付した。PTABは再審理を棄却し、WSOUがCAFCへ控訴した。

2. 判決の主文

審判部(PTAB)の決定を支持(Affirmed)する。

3. 主な争点

  • 争点1(実体法上):クレーム解釈の誤りおよび自明性(§ 103)判断の実質的証拠(substantial evidence)の有無
    PTABが、Traversat文献に「サービス接続の確立を支援するための基礎として用いられるサービス名」と同一の名称がサービス接続要求メッセージに含まれる構成が示唆されていると認定したことは、実質的証拠に基づいているか。
  • 争点2(手続法上・適正手続):37 C.F.R. § 41.50(b)に基づく審査再開請求の取扱いおよび適正手続(Due Process)違反の有無
    新たな拒絶理由に対し、拒絶対象クレーム自体を補正・削除せず「新規クレームの追加」および「既存文献に対する新主張」のみを提出した場合に、CRUが審査再開を拒否し再審理請求として扱ったことは裁量権の濫用(abuse of discretion)または適正手続違反に当たるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、実体法上の自明性判断、および手続法上の審査再開拒否のいずれにおいてもPTABおよびUSPTO(CRU)の判断を全面的に支持した。

(1) 自明性(§ 103)について

  • クレーム解釈:PTABは先行するIPR時と同一の解釈(接続確立の基礎となるサービス名と要求メッセージに含まれるサービス名が同一であること)を採用しており、再審査において審査官がTraversatの「ピア名(peer name)」をこれらすべての要件に正しくマッピングした事実を認めたにすぎず、クレーム解釈上の誤りはない。
  • 実質的証拠:Traversatの図15およびその関連記載には、ピア発見プロトコルにおいて「名前付きピア(named peers)を探索できる」こと、および「名前を指定して、または指定せずにピア発見を行える」ことが明記されている。当業者にとって探索クエリメッセージ内に探索対象のピア名を指定することは自明な設計変更(obvious variation)であり、これをサービス接続確立の基礎として用いる構成を動機付ける十分な実質的証拠が存在する。阻害要因の主張も根拠を欠く。

(2) 審査再開(37 C.F.R. § 41.50(b))および適正手続について

  • 法規範:37 C.F.R. § 41.50(b)(1)に基づき審査再開を受けるためには、「拒絶されたクレームに対する適切な補正(appropriate amendment of the claims so rejected)」または「新たな証拠(new Evidence)」の提出が必要である。
  • 当てはめ:
    • 補正要件:WSOUは拒絶されたクレームを一切補正または削除せず、新規クレームを追加したにすぎない。これは「拒絶されたクレームの補正」には該当しない。PTABによって特許性なしと判断された同一のクレーム・同一の記録をそのまま審査官に差し戻すことは不合理であり、CRUの判断はUSPTO規則に整合する。
    • 新証拠要件:WSOUが主張した「阻害要因の証拠」は、既存の記録に含まれていた先行文献(Traversat)の記載に基づく新たな法律的「主張(argument)」にすぎず、新「証拠」ではない(In re Sullivan事件とは異なり、未提出の外部証拠が提出されたわけではない)。
  • したがって、CRUが審査再開を拒否し再審理請求(§ 41.50(b)(2))としてPTABに回付した手続に裁量権の濫用はなく、WSOUの適正手続(デュー・プロセス)も侵害されていない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本判決は、米国特許再審査および審判実務における重要な手続的指針を示している。

  • PTABの「新たな拒絶理由」に対する実務的対処:
    審判段階で新たな拒絶理由(37 C.F.R. § 41.50(b))が出された際、審査官へ差し戻して審査を再開(reopening of prosecution)させるためには、「拒絶対象となった原クレーム自体の補正・削除」が不可欠である。拒絶されたクレームを維持したまま別異のクレームを追加するのみでは、規則上の「appropriate amendment of the claims so rejected」と認められず、自動的に再審理(rehearing)へ回され、審判段階で争わざるを得なくなる点に留意を要する。
  • 「新証拠(new evidence)」と「新主張(new argument)」の明確な区別:
    審査再開の要件である「新証拠」として阻害要因等を論じる場合、既存の引例文献から読み取れる内容を再構成しただけの意見書・主張は「証拠」とは評価されない。審査再開を意図する場合は、宣誓書(Declaration)や新規の技術文献等の客観的証拠を新たに提出する必要がある。

【CAFC / 2026年9月25日】No. 2024-2205 - Zentian Ltd. v. Apple Inc.(IPRにおけるクレーム解釈および自明性に基づく特許無効審決に対する控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、Zentian Ltd.(以下「Zentian」)が保有する音声認識システムに関する米国特許第10,062,377号(以下「'377特許」)の有効性を巡る当事者系レビュー(IPR)の控訴審事案である。'377特許(代表クレーム1)は、デジタル音声ストリームから「特徴ベクトル(feature vector)」を計算し、音響モデルの各状態との「距離(類似度)」を計算して単語認識を行う構成を開示している。クレーム1[b]には、当該特徴ベクトルが「前記デジタル音声ストリームからの複数の抽出および/または導出された量(extracted and/or derived quantities)」を含むと規定されていた。

Apple Inc.(以下「Apple」)は、先行技術文献(Jiang特許:ベクトル量子化技術を用いて特徴ベクトルをコードブック内の「コードワード(codeword)」にエンコードし、当該コードワードと音響モデルの状態との距離を計算する手法を開示)に基づき、'377特許のクレーム1〜6は自明であり無効であるとしてIPRを申し立てた。特許審判審決部(PTAB)は、クレームの「feature vector」にはJiangの「コードワード」も包含されると解釈し、全クレームを自明(無効)とする最終書面決定(Final Written Decision)を下した。Zentianは、コードワードは特徴ベクトルの単なる「表現(representation)」に過ぎず、クレームの「feature vector」には含まれないと主張して連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

2. 判決の主文

特許審判審決部(PTAB)の最終書面決定を支持(AFFIRMED)し、'377特許の対象クレーム(クレーム1〜6)を自明(非特許要件具備)とした無効判断を維持する。

3. 主な争点

  • 争点1: 「feature vector(特徴ベクトル)」のクレーム解釈
    クレーム1[b]に記載された「extracted and/or derived quantities」に基づき、特徴ベクトルが音声ストリームから直接抽出された「純粋な(pure)」特徴ベクトルに限定されるか、あるいはベクトル量子化された代表値である「コードワード(codeword)」のような導出された表現(representations thereof)まで包含するか。
  • 争点2: 先行技術(Jiang)によるクレーム要素1[g]の開示性(自明性の判断)
    事前に決定されたコードブックのインデックス(コードワード)を用いるJiangの構成が、クレーム1[g]の「第1の特徴ベクトルから計算された距離(distances calculated from a first feature vector)」を満たすか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、PTABのクレーム解釈(法の問題としてDe Novo審理)および先行技術の開示内容に関する事実認定(実質的証拠基準:Substantial Evidenceによる審理)を検討し、以下の論理によりPTABの判断を全面的に支持した。

(1) 文言解釈および異なる用語の解釈原則(Canons of Construction)

クレーム解釈の第一義的な拠り所はクレーム文言自体にある(Phillips v. AWH Corp.)。クレーム1[b]は「extracted and/or derived quantities」と明記している。同一クレーム内で異なる文言が用いられている場合、それらは異なる意味を有すると推定される(Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equip., Inc.)。 したがって、「derived(導出された)」は「extracted(直接抽出された)」とは異なる概念であり、特徴ベクトルは直接抽出された純粋な量のみならず、音声ストリームから「導出された表現(representations)」であるコードワードも当然に包含すると解釈するのが相当である。

(2) Zentian側の主張の排斥

  • マグリットの絵画(「これはパイプではない」)の比喩の排斥:
    Zentianは「パイプの絵がパイプそのものではないように、特徴ベクトルの表現(コードワード)は特徴ベクトルではない」と主張した。しかし、CAFCは、コードワードが「代表(representative)」であるからといって特徴ベクトルでないことにはならず、実態としては「類似したパイプ群の中から代表となる1つのパイプを選定している」関係に近いため、特徴ベクトルに該当すると判示した。
  • コードワードが事前に設定されている点:
    Zentianは、コードワードが音声ストリームの生成前に事前に決定されているためストリームから「導出」されたものではないと主張した。これに対し、裁判所は、対象となるデジタル音声ストリームに最も近似するコードワードを「選択・導出」する処理が行われる以上、ストリームから「導出された量」で構成されていると認定したPTABの判断に実質的証拠があるとした。
  • コードワードが「単一値」であるとする主張:
    コードワードはインデックスとしては単一値で表現されるものの、コードブックを通じてアクセスされる実体は複数の量(plurality of quantities)を代表しているため、クレーム要件を満たすとしたPTABの事実認定を是認した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. クレームドラフティングにおける並列的用語(“and/or”)のブーメラン効果:
権利範囲を広げる意図で「extracted and/or derived(抽出および/または導出された)」と記載したドラフティングが、無効審判(IPR)局面においては先行技術の「コードワード(代表値・量子化データ)」を射程に含める根拠として特許権者側に不利に作用した典型例である。広汎な権利化を目指す上位概念・選択的文言と、先行技術からの回避余地(純粋な特徴ベクトルへの限定)を残す限定的従属クレームの多層的設計が実務上極めて重要となる。

2. 異なる用語に異なる意味を推定する準則の厳格適用:
「extracted」と「derived」について、裁判所は推定則(presumption that different claim terms have different meanings)を厳格に適用し、特許権者による「実質的に直接抽出されたデータに限る」という限定解釈の試みを一蹴した。明細書中で明確な再定義(lexicographer)を行わない限り、付加された同義語的・上位概念的語句は先行技術の捕捉範囲を拡大させるリスクを孕む点に留意すべきである。

3. クレーム解釈(法律問題)と先行技術の当てはめ(事実問題)の境界:
裁判所は脚注3において、本件の争点がクレーム解釈(De Novo審理)であっても、先行技術の開示・適用の比較(Substantial evidence審理)であっても結論は同一になると指摘(Hafeman v. Google LLC引用)しており、技術的データ構造(ベクトル量子化データ)の該当性判断における実務的な判断枠組みを示している。

【CAFC / 2026年09月21日】No. 2026-1766 - 先行技術該当性の誤認を理由とするPTABへの合意差戻し命令(Order)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許出願人であるデヴィッド・J・ゴメス(David J. Gomez、控訴人)の特許出願(出願番号:17/375,841)について、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)が下した特定の請求項に対する拒絶審決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起された控訴審事件である。
控訴審の係属中、PTABが請求項を拒絶する根拠とした引例(reference)が法的な先行技術(prior art)に該当していなかったことが判明したため、当事者双方(出願人およびUSPTO)は、PTABにおける更なる審理を求める共同差戻申立(Joint motion to remand for further proceedings)をCAFCに提出した。

2. 判決の主文

1. 当事者双方による共同差戻申立を認可(Grant)する。本件申立および本命令の趣旨に従い、更なる審理を行わせるため、本件を米国特許商標庁(USPTO)へ差し戻す(Remand)。
2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点1: PTABの拒絶根拠とされた引例の先行技術適格性(Prior Art Status)の欠如に基づく差戻しの当否
    特許拒絶の根拠とされた引例が先行技術適格性を欠いていた瑕疵に基づき、審決の実質的審理に入ることなく下級審(USPTO/PTAB)へ審理を差し戻すことが適切か否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所(Dyk巡回裁判官執筆、MayerおよびStark巡回裁判官同席)は、当事者双方が提出した共同申立を検討した。その結果、PTABが特許出願の一部の請求項を拒絶するにあたって依拠した引例が、法定の先行技術(Prior Art)ではなかったことが確認されたため、実体判断に踏み込むことなく申立を認可し、PTABにおいて適正な先行技術関係に基づく再審理を実施させるべく、事件をUSPTOへ差し戻す判断を下した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本決定は非先例的命令(Nonprecedential Order)であるが、米国特許出願・審判および控訴実務において以下の留意点を示唆している:

  • 控訴審係属中におけるUSPTOとの協調的対応(Joint Remand):
    PTABの拒絶審決において先行技術適格性の誤認(出願日・優先日の先後関係の誤認、35 U.S.C. § 102の適用誤り等)といった明らかな瑕疵が控訴段階で露見した場合、CAFCでの口頭弁論や判決を待たず、USPTO側訴訟代理人(Office of the Solicitor)との協議を通じて共同差戻申立(Joint Motion to Remand)を行うことが実効的かつ迅速な解決策となる。
  • 先行技術該当性の徹底的なスクリーニングの重要性:
    審査官レベルのみならず審判段階(PTAB)を経た場合であっても、引例の開示日・出願日や適格性(除外事由等)の確認に瑕疵が生じる事例が存在するため、出願人・審判請求人側は控訴提起前の段階で先行技術の成立要件を厳格に再検証することが肝要である。

【CAFC / 2026年9月15日】No. 2026-1670 - 当事者合意に基づく控訴取下げ(自主的却下)命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR2024-01403)の決定を不服として、控訴人(特許権者等)であるHarbor Island Dynamic LLCが、被控訴人であるSamsung Electronics Co., Ltd.およびSamsung Electronics America, Inc.を相手取り、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴(Appeal)を提起した事案である。控訴審の係属中、当事者間において合意が成立した。

2. 判決の主文

(1) 連邦控訴裁判所規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づき、本件手続を却下(Dismiss)する。
(2) 各当事者はそれぞれ自己の費用(訴訟費用)を負担するものとする。

3. 主な争点

  • 争点: 連邦控訴裁判所規則(FRAP)第42条(b)に基づく当事者合意による控訴の自主的取下げの可否
    (※本件は和解等に伴う合意取下げ命令(Order)であり、PTAB決定の実体的な特許性・無効理由等の判断は行われていない)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、当事者双方が本控訴の終結について合意("The parties having so agreed")に達したことを確認した。これを受け、裁判所は実体的な争点判断に踏み込むことなく、連邦控訴裁判所規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)の規定に従い、本件控訴を却下(Dismiss)し、手続を終結させた。また、費用負担についても当事者間の合意に基づき、各自負担(Each side shall bear their own costs)とすることを命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本決定は非先例的命令(Nonprecedential Order)であり、新たな法理を判示したものではないが、実務上以下の点を確認できる。

  • FRAP 42(b)に基づく手続終結実務:米国控訴審において、PTABでのIPR決定に対する控訴係属中に当事者間で和解または係争終結の合意が成立した場合、当事者はFRAP 42(b)に基づく申立て(または共同申立て)を行うことで、迅速に控訴手続を終結(Dismissal)させることができる。
  • 費用負担の合意と確定:費用の各自負担を含めた合意が成立している場合、裁判所は通常その合意を尊重して命令を発出し、本件のように同日付けで判決効(Mandate)を直ちに発生させる運用が採られる。

【CAFC / 2026年09月15日】Nos. 2025-1263, 2025-1264, 2025-1265 - PTABによる当事者系レビュー(IPR)決定に対する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許権者である控訴人(Appellant)Dodots Licensing Solutions LLCが、被控訴人(Appellees)Samsung Electronics Co., Ltd.およびApple Inc.により申し立てられた複数の当事者系レビュー(IPR2023-00621、IPR2023-00701、IPR2023-00756、IPR2024-00143、IPR2024-00144、IPR2024-00145)において、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)が下した最終書面決定(Final Written Decisions)等を不服として、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した事案である。

2. 判決の主文

AFFIRMED. See Fed. Cir. R. 36.
(連邦巡回区控訴裁判所規則第36条に基づき、原審判決・決定を維持・支持する。)

3. 主な争点

  • 争点: PTABの最終書面決定(特許クレームの有効性/無効性判断等)における事実認定および法的判断の妥当性
    (PTABによる特許性の否定等の判断について、実質的証拠(substantial evidence)の欠如や法解釈上の誤り(error of law)が存在するか否か。)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

本件判決は、合議体(Lourie, Linn, Chen巡回裁判官)によるFed. Cir. R. 36(連邦巡回区控訴裁判所規則第36条)に基づく理由不記載の確認判決(Rule 36 Judgment)である。
裁判所は当事者双方による口頭弁論(oral argument)を審理・検討した結果、意見書の作成・公開を要する新たな先例的価値を有する法論点はなく、原審(PTAB)の判断に取消・差戻しを要する誤りはないと判断し、理由を付さずに原決定を全面的に維持(AFFIRMED)した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) Fed. Cir. R. 36(理由不記載判決)の法的意味
Rule 36に基づく判決は、CAFCが「原審の決定に誤りがなく、かつ意見書を作成・公表する実益・先例的価値(precedential value)がない」と判断した場合に発せられる。本件においてPTABの認定・判断(先行技術に基づく進歩性欠如・新規性欠如等の事実認定およびクレーム解釈)は全面的に是認されたことを意味する。

(2) 実務上の留意点
本判決は非先例的(nonprecedential)処分であり、他事件における拘束的先例(binding precedent)とはならない。また、詳細な判決理由が示されていないため、実質的な争点や判断の根拠を分析するにあたっては、原審PTABの最終書面決定およびCAFCにおける控訴理由書・口頭弁論の記録(Oral Argument Audio)を直接確認・参照する必要がある。

【CAFC / 2026年10月30日】No. 2025-1809 - Precision Planting LLC v. Maschio Gaspardo S.p.A.(特許図面の教示と実質的証拠基準に基づく自明性判断の破棄差戻し判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、Maschio Gaspardo S.p.A.(以下「Maschio社」)が保有する精密空気圧播種機に関する米国特許第8,770,121号(以下「'121特許」)に対し、特許侵害訴訟を提起されたPrecision Pla...