【CAFC / 2026年9月17日】No. 2025-1900 - In re Incept LLC(特許出願の拒絶査定不服審判におけるクレーム解釈の誤りおよび自明性判断に関する控訴審判決)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

出願人・控訴人であるIncept LLC(以下「Incept社」)は、米国特許出願第16/886,099号(発明の名称:「Anchoring Strain Relief Member」;以下「’099出願」)の出願人である。審査官は、先行技術文献である「Thomspon Smith(米国特許出願公開第2019/0015644号)」に基づき、’099出願のクレーム1を米国特許法103条に基づく自明性(Obviousness)を理由として拒絶した。 審査官は、先行技術とクレーム1の差異はシーリング部分のテーパー角(taper angle)のみであり、クレーム記載の「flow barrier(流体バリア)」は先行技術に開示された位置内に存在する固体構造物であれば充足されると判断した。 Incept社は特許審判部(PTAB)に不服申立てを行ったが、PTABは審査官のクレーム解釈を支持し、クレーム1に係る拒絶査定を維持した。Incept社による審理再開(rehearing)の申立ても棄却されたため、Incept社は連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

2. 判決の主文

PTABの決定を破棄(vacate)し、本判決において示したクレーム解釈に基づいてクレーム1の特許性(自明性)を再検討させるため、事件をPTABに差し戻す(remand)。

3. 主な争点

  • 争点1: 最広義の合理的解釈(BRI)に基づく「flow barrier(流体バリア)」のクレーム解釈
    クレーム1の限定である「各リッジが、カテーテル外表面とリッジ頂部との間において流体バリアを形成する」という文言が、PTABの解釈するように「その空間内に位置する任意の固体構造物」を指すのか、それとも明細書に整合するよう「カテーテル外表面からリッジ頂部にわたって流体を遮断する構造」を要求しているのか。
  • 争点2: 誤ったクレーム解釈に基づく自明性判断の当否
    先行技術との唯一の相違点を「テーパー角の寸法差」のみと前提づけたPTABの自明性認定が、不当に広範なクレーム解釈に起因して瑕疵を帯びているか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは、クレーム解釈をde novo(新規)に審理し、PTABのクレーム解釈およびこれに依拠した自明性判断に誤りがあると判示した。

(1) クレーム文言および明細書の記載に基づく「flow barrier」の解釈
審査段階における「最広義の合理的解釈(Broadest Reasonable Interpretation: BRI)」基準の下であっても、クレーム解釈は明細書の開示と整合していなければならず、過度に広範で不合理な解釈は認められない(In re Smith Int’l, Inc.参照)。 クレーム1の文言上、「各リッジは、リッジ位置における円周に沿ったカテーテル外表面と、当該リッジ頂部との間に流体バリアを形成する」と明示的に2点間を規定しており、リッジはシーリング部分を構成するとされている。 さらに明細書全体においても、本願発明はヘモスタシス弁等と係合して液密(fluid-tight)シールを形成することが繰り返し記載されている。PTABの「その位置のどこかに存在する固体構造物であれば足りる」とする解釈は、カテーテル外表面と流体バリアとの間に流体経路(流体チャネル)が存在することを許容してしまい、明細書の開示および発明の目的に明白に反する。 したがって、「flow barrier」とは「リッジが存在する位置の円周に沿って、カテーテル外表面からリッジ頂部までスパンする(広がる)固体表面」と解釈すべきである。

(2) 審査官側の反論の排斥
USPTO長官は、従属クレームで「液密シール(fluid-tight seal)」という表現が用いられていること(クレーム分化の抗弁)や、クレーム外の特定の「入れ子構成(nested configuration)」における使用態様に依拠した不当な機能的限定の持ち込みであると反論した。 しかし、CAFCは、当該従属クレームは特定部材と接触した状態の構成を定めたものに過ぎず解釈を妨げないこと、また、本判決の解釈は使用態様を問わずバリアが存在する物理的空間・構造を特定したものであり不当な機能的限定ではないとして、長官側の主張を斥けた。

(3) 自明性判断への影響と差戻し
PTABは、誤った「flow barrier」の解釈を前提として、「先行技術との唯一の差異はテーパー角のみである」と認定し、自明性の判断を行った。前提となるクレーム解釈に誤りがあった以上、自明性の終局的判断には立ち入らず、正当な解釈に基づいて先行技術との差異および特許性を再検討させるため、破棄・差戻しを命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • 最広義の合理的解釈(BRI)の限界の再確認: 審査基準であるBRIは「無制限に広く解釈してよい」ことを意味しない。明細書の技術的文脈や課題解決のロジックを無視し、文言の形式的当てはめのみでクレームを拡張解釈(本件ではバリアの隙間を許容する解釈)することは許されないという原則(In re Smith Int’l等の法理)が再確認された。出願実務において審査官が過度に形式的・広範な解釈により先行技術を当てはめてきた場合の反論の有力な拠り所となる。
  • 空間・位置的限定(Locational Limitations)のドラフティング: 「AとBとの間(between A and B)」という記載は、審査官から「AとBの間の領域のどこかに存在すれば足りる」と解釈されるリスクがある。本件では明細書全体の記述により「AからBまで連続して遮断する構造」と認められたが、ドラフティング実務においては、単に「between」と記載するだけでなく、「spanning from A to B(AからBへスパンする)」や「extending continuously from A to B」など、境界間を完全に跨ぐ構造であることを明確に示す語句を選択することが紛争予防上望ましい。

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