【CAFC / 2026年10月28日】No. 2026-1835 - 当事者系レビュー(IPR)決定に対する控訴審におけるUSPTO長官の差戻申立認容決定

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)による当事者系レビュー(IPR2023-00495)の決定を不服として、特許権者であるPercept Technologies Inc.(控訴人)が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴を提起した事案である。

控訴審の係属中、参加人(Intervenor)であるUSPTO長官は、PTABにおける審理をやり直すため、本件をPTABへ差し戻すよう求める申立て(Motion to remand)を行った。これに対し、控訴人Percept Technologies Inc.は手続のさらなる遅延等を理由に反対(opposition)を表明した。

2. 判決の主文

1. 本決定および申立てにおいて言及された争点につき、USPTO長官がさらなる説明・理由づけ(further explanation)を提供することを認める限定的な目的のために、差戻しの申立てを認容する。
2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点: 行政庁(USPTO)による自発的差戻し(Voluntary Remand)の許容性
    PTABの決定における理由付記の不備を是正するためにUSPTO長官が申し立てた自発的差戻しについて、相手方の遅延への懸念がある状況下で、これを認める法的要件を満たしているか否か。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は、確立された先例に基づき、長官の差戻申立てを認容した。

  • 法的判断基準(規範):
    行政機関(Agency)は、従前の立場を再検討するために適法に差戻しを求めることができる(SKF USA Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1029 (Fed. Cir. 2001))。行政機関が自己の従前の決定に対して「実質的かつ正当な懸念(substantial and legitimate concern)」を表明している場合、差戻しを行うことは「通常適切(usually appropriate)」である。
  • 本件への当てはめ:
    USPTO長官は、争点となっているクレーム限定である「レンズと通信する動的視線追跡機構(a dynamic eye tracking mechanism in communication with the lens)」を引用先行技術がどのように充足しているかについて、先行する決定が申立てのいずれの無効理由(grounds)に関しても十分な理由づけ(adequate reasoning)を提供していないという点に関して「実質的かつ正当な懸念」を有している旨を表明している。
  • 遅延に対する考慮:
    控訴人Percept社が懸念するさらなる審理遅延に対して一定の理解を示しつつも、長官が差戻手続を迅速(in an expeditious manner)に遂行することを期待する旨を付言し、限定的な理由付記の追記を目的とする差戻しを認めるのが相当であると判断した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. SKF USA 判例に基づく自発的差戻し(Voluntary Remand)実務の確認:
行政訴訟において行政庁自らが決定の不備(行政手続法(APA)上の理由付記不備など)を認識し、再検討のために差戻しを求める場合、行政庁側に「substantial and legitimate concern」が存在すれば、CAFCは広範に差戻しを認めるという実務準則が再確認されている。

2. 特許権者(特許庁決定に対する不服申立人)の実務上の留意点:
行政庁(USPTO)が審決の不備を認めて自発的差戻しを申し立てた場合、単に手続遅延を理由として反対しても認容を阻止することは極めて困難である。実務上は、差戻し自体を争うよりも、差戻手続の対象範囲を争点事項に限定させることや、審理期間の制限・迅速な審理を義務付ける条件付認容を裁判所に促す戦略がより現実的・効果的であるといえる。

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