1. 事案の概要(事実経過・請求内容)
本件は、特許出願人であるAlexandre Gonthier、Mario DelasおよびMichael Kontorovich(控訴人ら)が、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)による米国特許出願第16/108,860号に対する拒絶審決(Ex parte appealにおける最終拒絶維持審決等)を不服とし、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起した審決取消控訴(Appeal)事件である。
控訴人らはPTABによる拒絶審決の取消し(審査官の拒絶理由の破棄)を求めて控訴し、口頭弁論(Oral Argument)が実施された。
2. 判決の主文
AFFIRMED(原審維持). See Fed. Cir. R. 36.
(CAFC規則第36条に基づき、審理のうえ意見書(Opinion)を付さずに原決定を維持する。)
3. 主な争点
- 争点1: PTABによる拒絶審決の妥当性(米国特許出願第16/108,860号の各請求項に対する特許要件等[自明性(35 U.S.C. § 103)または特許適格性(35 U.S.C. § 101)等]に関するPTABの事実認定および法的判断に誤りがあったか否か)
- 争点2: Fed. Cir. R. 36の適用可否(審理の結果、意見書を作成することなく略式維持判決(Rule 36 affirmance)を下すべき要件を満たしているか否か)
4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)
裁判所(Dyk, Prost, Taranto 各巡回裁判事による合議体)は、双方当事者の主張および口頭弁論での議論を審理・検討した結果、CAFC規則第36条(Fed. Cir. R. 36)を適用し、理由を付言することなく原判決(PTABの審決)を全面的に支持・維持(AFFIRMED)した。
Fed. Cir. R. 36に基づく維持判決は、主として以下のいずれかの要件を満たす場合に発せられる:
- PTAB等の事実認定を支える実質的証拠(substantial evidence)が十分に存在すること
- 判断に法律上の誤り(error of law)が認められないこと
- 意見書(written opinion)を作成しても判例法上の先例的価値(precedential value)を有しないと判断されること
したがって、裁判所はPTABの判断過程において可逆的な誤り(reversible error)は認められないと判断した。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
(1) 非先例的効力および不開示判決(Rule 36 Judgment)の性格:
本件は「NOTE: This disposition is nonprecedential」と明記された規則36条判決であり、先例的拘束力(binding precedent)を有しない。判断理由が判決文中に明記されないため、控訴人が依拠した論理や事実認定に対する個別の司法判断のロジックを抽出することはできないが、実務上は「PTABの審決理由がそのまま確定・承認された」と解される。
(2) 上訴実務(合衆国最高裁判所への移送命令請求)における留意点:
Rule 36判決に対して合衆国最高裁判所へ裁量上訴(Petition for a Writ of Certiorari)を行うことは理論上可能であるが、最高裁が理由の付されていないRule 36判決を受理・破棄する可能性は極めて低い。したがって、出願人実務としては本出願の権利化を断念するか、係属中の継続出願(Continuation Application等)においてクレームの限定補正や新たな証拠の提出を通じて再度の権利化を図るなどの戦略的転換が求められる。
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