1. 事案の概要（事実経過・請求内容）
本件は、Maschio Gaspardo S.p.A.（以下「Maschio社」）が保有する精密空気圧播種機に関する米国特許第8,770,121号（以下「'121特許」）に対し、特許侵害訴訟を提起されたPrecision Planting LLC（以下「Precision社」）が米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）に当事者系レビュー（IPR）を申し立てた事案の控訴審である。
'121特許の独立クレーム1は、播種ディスクおよびシールに加え、可動部に回転可能に支持され「ディスクによってシールに生じる軸方向荷重（axial load）の少なくとも一部を負担するスラスト軸受要素（thrust-bearing element）」を備える種子分配要素を規定している。 Precision社は、先行技術文献（Amazone、Fiorido、VenHuizenおよび出願人認容先行技術）の組み合わせに基づきクレーム1–3、7–12、および16（以下「争点クレーム」）は自明（35 U.S.C. § 103）であり無効であると主張した（Ground 4）。 これに対しPTABは、先行技術であるFiorido（欧州特許出願公開第0 536 543号）はスラスト軸受要素を開示しておらず、また当業者がAmazoneとFioridoを組み合わせる動機付けも存在しないとして、争点クレームを特許性あり（not unpatentable）とする最終書面決定（FWD）を下した。Precision社がこれを不服として連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した。
2. 判決の主文
PTABの最終書面決定を破棄（Vacate）し、更なる審理のため差戻し（Remand）を命じる。訴訟費用は被控訴人（Maschio社）の負担とする。
3. 主な争点
- 争点1: 先行技術（Fiorido）の開示内容に関する事実認定の適否（実質的証拠基準）
Fioridoの図面（第2図）に示された駆動ディスク（31）と播種ディスク（13）との接触関係およびスラスト軸受機能について、PTABが「Fioridoはスラスト軸受要素を開示していない」と判断したことに、実質的証拠（substantial evidence）の裏付けがあるか否か。 - 争点2: 先行技術の組み合わせ動機付け（Motivation to Combine）
当業者がAmazoneにFioridoの構成を組み合わせる動機付けを有していたか、またPTABが硬直的な基準を適用したか否か。
4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）
CAFC（Moore首席判事執筆）は、PTABによる「Fioridoがスラスト軸受要素を開示していない」旨の事実認定は実質的証拠を欠き支持できないと判断した。
(1) 特許図面における明確な開示と明細書の記載
- PTABは、Fioridoの明細書本文に駆動ディスク(31)とディスク(13)が「接触している」と明記されていないこと、また当該実施形態の目的達成に接触が必須ではないことを理由に挙げた。しかし、明細書に明示的説明がないとしても、図面（第2図）に両者の接触が明確に描かれている事実を否定することはできない（In re Mraz, 455 F.2d 1069, 1072 (CCPA 1972)）。図面の教示は明細書で説明されていない特徴であっても自明性判断において決定的（dispositive）となり得る。
- PTABはシールリング(39)とディスク(13)の接触をも根拠としたが、シールリングとの接触が存在することは、駆動ディスク(31)とディスク(13)との接触を否定するものではない。両者が接触していれば軸方向荷重の一部を負担することは当事者間に争いがなく、シールリングの接触は無関係である。
(2) 専門家証言の信用性と記録との矛盾
- Maschio社側の専門家（Dr. Dankowicz）は、摩擦の発生懸念や、駆動ディスクを反対側から挿入する別実施形態の存在を挙げて接触を否定する証言を行った。しかし、客観的な図面に明確に示された接触関係を合理的に覆す根拠を示していない。別の実施形態でスラスト軸受として機能しない構成があり得るとしても、図示された実施形態において機能している事実を打ち消すことはできない。
- 客観的記録や特許の開示と明らかに矛盾する専門家の結論のみの証言（conclusory testimony）は、実質的証拠とはなり得ず、事実上の争点を創出することはできない（Homeland Housewares, 865 F.3d at 1378–79; Krippelz, 667 F.3d at 1269）。
(3) 結論および組み合わせ動機付けの審理差戻し
PTABの動機付けの欠如に関する判断は、Fioridoがスラスト軸受要素を開示していないという誤った事実認定を前提として組み立てられていた。したがって、CAFCは動機付けの当否には直接判断を下さず、Fioridoがスラスト軸受要素を開示しているという前提に立ち、KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) の法理に従って自明性を再判断させるため、事件をPTABに差し戻した（なお、Precision社が控訴審で新たに主張した「Fioridoの改変に基づく動機付け」という別理論は、PTABで主張されておらず喪失（forfeited）したものと判断された）。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
本判決は、IPRおよび自明性（§ 103）分析の実務において以下の重要な示唆を与える。
- 先行技術図面の証拠力： 明細書本文に具体的な動作や接触に関する明文の記載がなくても、特許図面に構造的配置や接触が明瞭に描かれている場合、当業者の技術常識に基づいてその機能・開示が認められ得る。図面の開示を争う際には、図面の描写自体と整合する説得的な反証が必要となる。
- 記録に反する専門家証言の排斥： PTAB実務において専門家宣誓供述書・証言は極めて重視されるが、客観的証拠（先行技術の図面や記載）と明白に矛盾する推測的・結論ありきの証言は「実質的証拠」として採用され得ず、控訴審で覆されるリスクが高い。
- PTAB審理における代替的主張の保持（Issue Preservation）： 自明性の主張において「構成要件が開示されている」という主位的主張と「開示されていないとしても当業者にとって改変が自明である」という予備的主張が存在する場合、PTAB段階で明示的に双方を申し立てておかなければ、控訴審での主張資格を喪失（forfeiture）する点に留意を要する。
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