【CAFC / 2026年10月7日】No. 2026-1126 - 特許出願の不明確性拒絶に対する審判請求および控訴における主張の権利放棄（Forfeiture）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、Oliver Wendel Gamble（出願人・控訴人、本人訴訟/pro se）による米国特許出願第17/490,077号（「’077出願」、発明の名称：「モバイルデバイスに保存されたメッセージの表記およびグループ化のための方法およびシステム」）に関する特許審判部（PTAB）の決定に対する控訴審である。
審査官は、請求項1〜8、10、13〜15、および18について先行詞の欠如等を理由に35 U.S.C. § 112(b)に基づく記載不備（不明確・indefinite）拒絶を行った。出願人は一部の補正を行ったものの、残りの不明確性拒絶に対する実質的な反論を行わないままPTABへ審判請求（Appeal）を行った。審判請求書（Appeal Brief）においても「§ 112のエラーは訂正される予定である」旨を述べるにとどまり、実質的な反論を行わなかった。
PTABは、出願人が審判請求書において反論を怠ったため主張を放棄・喪失した（waived/forfeited）と判断し、審査官の拒絶を維持（サマリー判断）した。さらにPTABは、従属請求項（9、11、12、16、17、19、20）についても同様の不備を承継しているとして、37 C.F.R. § 41.50(b)に基づき新たな拒絶理由（new ground of rejection）を通知した。出願人は再審理請求（Request for Rehearing）を申し立て、そこで初めて審査官の拒絶理由に対する実質的反論を展開したが、PTABはこれを規則（37 C.F.R. § 41.52）違反として却下した。これらを不服として出願人がCAFCに控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部（PTAB）の決定を支持（Affirmed）する。訴訟費用は認めない。

3. 主な争点

• 争点1: CAFCにおける主張の喪失（Forfeiture）の成否
  控訴人が控訴理由書（Opening Brief）において§ 112(b)拒絶に対する実質的な反論を行わず、答弁書に対する反論書（Reply Brief）において初めて実質的反論を提出した場合、当該争点は喪失（forfeited）したものとして扱われるか。
• 争点2: PTABにおける主張の喪失認定および再審理請求却下の適否
  PTABに対する審判請求書（Appeal Brief）で審査官の拒絶に反論しなかったことによるPTABの権利放棄認定、および再審理段階で初めて提出された新規反論の審理をPTABが拒否したことは裁量権の濫用（abuse of discretion）に当たるか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

CAFCは以下のロジックに基づき、出願人の実体的な反論はすべて手続上失権（forfeit）しており、PTABの判断に誤りはないとして控訴を棄却した。

1. CAFC控訴審における権利喪失（Forfeiture）
控訴人は§ 112(b)の実体判断が「本控訴の核心」であると主張するが、控訴理由書（Opening Brief）において実質的な反論を一切行わず、Reply Briefに至って初めて議論を展開した。確立された判例法制（McIntosh v. Dep't of Def., 53 F.4th 630 (Fed. Cir. 2022); 関連出願に関する先行判決 In re Gamble (Gamble I), 2025 WL 1341621 (Fed. Cir. 2025) 等）の下では、Opening Briefで提示されなかった主張は喪失（forfeited）する。したがって、全請求項の不明確性拒絶に対する反論は当裁判所において喪失したものと判断される。

2. PTAB段階における権利喪失の認定と裁量権の行使
当審における権利喪失とは独立した理由として、出願人はPTABの前でも同様に反論を喪失させている。出願人がPTABにおいて拒絶理由を争わなかった場合、PTABはその実体について判断する義務を負わず、当該拒絶に対する反論を権利放棄（waived）として扱うことができる（37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv); Hyatt v. Dudas, 551 F.3d 1307, 1314 (Fed. Cir. 2008)）。出願人のAppeal Briefには審査官の拒絶に対する実質的反論が含まれていなかったため、PTABが権利放棄を認めて拒絶理由をそのまま維持（サマリー肯定）したことに裁量の濫用はない。

3. PTABによる新拒絶理由に対する再審理請求（Rehearing）の却下の適否
PTABが新たに拒絶した請求項（9、11、12、16、17、19、20）に関して、出願人は再審理請求において「審査官による独立請求項の拒絶が解消されたため、従属請求項の不明確性も解消した」旨の簡潔な結論的陳述を行ったにすぎない。出願人は元々の審査官拒絶に対して審判請求書で反論を怠っていた以上、このような暗号的・形式的な主張では新拒絶理由に対する正当な反論とは認められず、PTABが37 C.F.R. § 41.52に基づいて再審理を拒否したことにも取消事由となる誤り（reversible error）はない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 審判・訴訟手続における主張の適時提出義務の厳格な適用
本件は、本人訴訟（pro se）の出願人であっても、行政審判手続（PTAB）および控訴審手続（CAFC）における手続規範（Claim Waiver / Forfeiture法理）が厳格に適用されることを明確に再確認した判例である。

2. Appeal BriefおよびOpening Brief作成における実務上の留意点
審査段階で生じたすべての拒絶理由について、PTABへの審判請求書（Appeal Brief）で網羅的かつ具体的に反論しておかなければ、PTAB規則（37 C.F.R. § 41.37）に基づきその後の審理から排除される。また、再審理請求（Rehearing）段階で初めて実質的論拠を持ち出すことは原則として許されない（37 C.F.R. § 41.52）。さらにCAFCへの控訴審においても、Opening Briefで主張を漏らした場合、Reply Briefで挽回することは不可能である。特許出願・権利化実務において、手続的瑕疵による権利喪失を避けるための厳格な書面管理・論点整理の重要性を示す事例といえる。