1. 事案の概要（事実経過・請求内容）
本件は、BeSang Inc.（以下「BeSang社」）が保有する米国特許第7,378,702号（以下「’702特許」）の有効性を巡り、Micron Technology, Inc.ら（以下「Micron社」）およびIntel Corporation（以下「Intel社」）がそれぞれ申し立てた当事者系レビュー（IPR）の最終書面決定（Final Written Decision）に対する控訴審判決である。
’702特許は、チップ上のトランジスタの横方向占有面積を低減することを目的とし、素子等が形成された基板上に、複数の垂直配向型半導体メモリセルを含む積層可能なアドオン層（stackable add-on layer）を接合（bond）して配置する半導体メモリ構造に関するものである。
Micron社はIPR2023-00900において、クレーム13〜17がWatanabe特許単独またはWatanabe特許とLee特許の組み合わせにより自明（obvious）であると主張した。これに対し米国特許商標庁の特許審判部（PTAB）は、(1)渡辺文献が先行技術として実施可能（enabled）でないこと、(2)当業者がWatanabe特許とLee特許を組み合わせる動機付け（motivation to combine）を欠くこと等を理由に、特許性を維持した。
Intel社はIPR2023-00991において、クレーム1および13〜17が複数の先行技術の組み合わせ等により自明であると主張した。PTABは、クレーム1についてはPark特許およびKim出願の組み合わせが「誘電体材料によって互いに分離された」構成を開示していないとし、クレーム13についてはLee出願が「垂直配向半導体メモリセルを有する積層可能アドオン層」を開示していないとして、特許性を維持した。両社はこれを不服として個別にCAFCへ控訴した。
2. 判決の主文
合衆国巡回控訴裁判所（CAFC）は、PTABの各決定を支持（AFFIRMED）し、’702特許の対象クレーム（クレーム1および13〜17）の非自明性（特許性維持）を認めた。
3. 主な争点
- 争点1（Micron社関連）：先行技術文献（単独引例）の実施可能性（Enablement）
単独で自明性の根拠とされる先行技術文献（Watanabe特許）が、自明性の依拠部分について実施可能要件を満たしているか（高熱処理による下層素子の破壊リスクがある場合に実施可能といえるか）。また、PTABが明細書から不当に温度制限をクレームに読み込む「暗黙のクレーム解釈」を行ったか。 - 争点2（Micron社関連）：組み合わせの動機付け（Motivation to Combine）
高温処理を伴う先行技術工法を別の先行技術素子に適用することについて、素子破壊のリスクがある中で組み合わせの動機付けが認められるか。 - 争点3（Intel社関連）：IPR申立書（Petition）の記載とPTABの裁量権
申立人が特定構成要件（13[b]）に関して単一の文献のみに依拠していた場合、別の構成要件（13[c]）で展開された組み合わせの主張をPTABが考慮しなかったことは裁量権の濫用（abuse of discretion）に当たるか。 - 争点4（Intel社関連）：構成要件の開示・充足性の判断とクレーム解釈の峻別
「誘電体材料により互いに分離された（separated from each other by dielectric material）」という限定に関し、隣接セル間で電極を共有している構造について非充足としたPTABの判断は、不当な暗黙のクレーム解釈（電気的分離の要求）に基づくものか。
4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）
(1) Micron社の控訴について
① 先行技術の実施可能要件（Enablement of Prior Art）：
- 当業者がクレーム発明を実施できるようにする他の裏付け証拠が存在しない場合、35 U.S.C. § 103に基づく単独引例は、自明性の判断において依拠されている開示部分を自ら実施可能（self-enabled）にしていなければならない（Raytheon Techs. Corp. v. Gen. Elec. Co., 993 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 2021)）。
- Watanabe特許は積層層の接合工程として900〜1000°Cの熱処理を開示しているが、双方の専門家証言により、650°Cを超える接合温度は下層基板の電子素子を損傷・破壊するリスクがあることが示された。したがって、Watanabe特許は当業者がその発明を作製・使用することを可能にしておらず、実施可能要件を欠くとしたPTABの事実認定は実質的証拠（substantial evidence）に裏付けられている。
- PTABの判断はクレーム解釈（クレーム範囲・意味の画定）ではなく、先行技術が実施可能であるか否かという事実認定であるため、明細書から温度制限を暗黙に輸入したとするMicron社の主張は失当である。また、短時間の熱処理を考慮する「熱収支（thermal budget）」の主張も、PTABが証拠に基づき合理的に排斥している。
② 組み合わせの動機付け：
- Watanabe特許の接合方法をLee特許の素子に適用した場合、Watanabe特許の高温処理（900〜1000°C）がLee特許の電子素子にも同様に熱的損傷を与えるため、得られるいかなる利点も損壊リスクにより相殺されるとしたPTABの判断には実質的証拠がある。
- 申立人は自明性を立証するにあたり、代替方法による先行技術装置の改善を証明することまでは通常求められない（Intel Corp. v. PACT XPP Schweiz AG, 61 F.4th 1373, 1380–81 (Fed. Cir. 2023)）。しかし本件では、Micron社自身が申立書において「Lee特許の装置の改善」を積極的な組み合わせ理由として主張していたため、PTABがその主張を排斥したことは何ら法的誤りではない。
(2) Intel社の控訴について
① クレーム13（IPR申立書の解釈）：
- PTABは、Lee出願が構成要件13[b]（垂直配向メモリセルを有する積層可能アドオン層）を教示していないと判断した。Intel社はこの事実認定自体を本件控訴審で争っておらず、実体的な反論は権利放棄（waiver）されたものとみなされる。
- Intel社は、要件13[c]において展開した組み合わせ論をPTABが要件13[b]に対しても考慮すべきであったと主張するが、Intel社自身の申立書は要件13[b]についてLee出願のみを明示的に援用し、小見出しによって要件13[c]と明確に論点を区別していた。PTABは申立書をどのように解釈するかについて裁量を有しており（Netflix, Inc. v. DivX, LLC, 84 F.4th 1371, 1377 (Fed. Cir. 2023)）、要件13[b]の該当見出し下の主張のみを検討したPTABに裁量権の濫用は認められない。
② クレーム1（分離要件の充足性）：
- Park特許に開示されたメモリセルは、プレート電極およびゲート電極を共有しており、セル間に存在する誘電体材料は極一部に過ぎない。PTABが「セル間に若干の誘電体材料が存在するとしても、セル同士を電気的に分離するのに十分でない場合はクレーム要件を満たさない」と判断したことは実質的証拠に支えられている。
- Intel社自身が申立書等において「適正な動作（短絡回避等）のために誘電体材料による電気的分離が必要である」と主張していた経緯に照らせば、PTABの判断はクレーム文言と先行技術の構造を比較対照した当てはめの結果であり、暗黙のクレーム解釈（不当な限定の読み込み）を行ったものではない。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
- § 103に基づく単独引例の実施可能要件（Enablement）のハードル：
単独の先行技術文献に基づいて非自明性を争う場合、依拠する構成が物理的・技術的に動作不能（素子破壊等）であるときは、当該先行技術自体の実施可能性欠如（lack of self-enablement）を理由に自明性主張が排斥される（Raytheon基準の再確認）。特許権者側の防御戦略として、相手方の依拠する単独引例の製造工程や物理的矛盾を突く「先行技術の実施不能」の立証は極めて有効である。 - IPR申立書（Petition）のドラフティング上の厳格性：
CAFCは、PTABが申立書を形式的・客観的に解釈する広範な裁量を認めている。特定の構成要件（例：13[b]）において先行技術の単独開示のみに依拠した記載になっている場合、別構成（例：13[c]）で主張した文献の組み合わせ論をPTABが自動的に斟酌する義務はない。申立人（無効主張側）は、各クレーム構成要件ごとに、依拠する組み合わせの論理を遺漏なく網羅的に記載する必要がある。 - 「暗黙のクレーム解釈」と「先行技術の当てはめ」の境界：
PTABが先行技術の構造を技術常識や当事者の主張を踏まえて評価した結果、要件不充足とした場合、敗訴側が「PTABが暗黙のクレーム解釈（不要な機能的限定の読み込み）を行った」と上訴しても、CAFCはこれを事実認定の当てはめ（factual application）として実質的証拠基準で審査し、維持する傾向が強い。
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