【CAFC / 2026年10月14日】No. 2025-1018, 2025-1019 - Syngenta Crop Protection AG v. UPL Ltd.（特許付与後レビュー（PGR）に基づく特許無効判断および制裁申立許可却下の維持に関する控訴審判決）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、UPL Ltd.（以下「UPL」）が保有する殺菌剤組成物に関する米国特許第11,445,727号（以下「'727特許」）の有効性、および対抗当事者であるSyngenta Crop Protection AG（以下「シンジェンタ」）による制裁（Sanctions）申立の可否をめぐる事案である。
'727特許の請求項1等は、ベンゾビンジフルピル（SDHI殺菌剤）、マンコゼブ（ジチオカーバメート殺菌剤）、ならびに特定のエゴステロール生合成阻害剤（EBI）またはキノン外部阻害剤（QOI）から「なる（consisting of）」殺菌剤の組み合わせ（combination）を権利範囲としている。

シンジェンタは、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）に対し、先行技術（Godoy文献、Tobler特許、De Oliveira文献等）に基づく新規性欠如（35 U.S.C. § 102）および進歩性欠如（自明性、35 U.S.C. § 103）を理由として、'727特許の全クレームを対象とする特許付与後レビュー（PGR）を申し立てた。また、手続き中、シンジェンタは'727特許明細書に記載された圃場試験データが捏造（架空）であると主張し、規則37 C.F.R. § 42.11に基づくUPLに対する制裁申立の提出許可（leave）を求めた。
PTABは、全対象クレームを無効（新規性欠如または自明）と判断する一方、UPLが当該試験データへの実質的依拠を審理早期に撤回していたことを理由に、シンジェンタの制裁申立提出許可を却下した。これに対し、UPLが無効判断を不服として控訴し、シンジェンタが制裁申立許可却下を不服として附帯控訴した。

2. 判決の主文

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、'727特許の対象クレームをすべて無効としたPTABの最終書面決定（Final Written Decision）、およびシンジェンタによる制裁申立提出許可の請求を却下したPTABの決定を、いずれも支持（AFFIRMED）した。

3. 主な争点

• 争点1：請願書（Petition）の記載要件（Pleading Requirements）
  シンジェンタのPGR請願書において、各クレーム文言（「consisting of」「combination」等）と先行技術との対比説明が十分であったか（リプライ段階での補充が許容されるか）。
• 争点2：クレーム解釈（「combination」および「composition」の意義）
  「combination（組み合わせ）」および「composition（組成物）」が、施用前の事前混合物のみに限定されるか、それとも成分殺菌剤の「順次施用（sequential application）」をも包含するか。
• 争点3：新規性（§ 102）における「consisting of」限定の充足性
  先行技術（Godoy）に含まれる補助剤（Nimbus）が追加の殺菌剤と評価され「consisting of」の限定から除外されるか、また先行技術（Tobler）の多数の選択肢からの開示が新規性喪失事由（anticipation）を構成するか。
• 争点4：進歩性（§ 103）における動機付け（Motivation to Combine）
  De Oliveira文献に記載された組み合わせに対し、他の先行技術からベンゾビンジフルピルを添加・置換することの動機付けが存在したか。
• 争点5：PTAB制裁規定（37 C.F.R. § 42.11(d)(2)）のセーフハーバー（Safe Harbor）条項の適用
  特許権者が問題とされたデータへの依拠を事前に撤回していた場合、相手方が多大な反証費用を負担した後であっても、制裁申立の提出は排除されるか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

(1) 請願書の記載要件（裁量権の逸脱なし）

PTAB規則および35 U.S.C. § 322(a)(3)は、請願書にクレームと先行技術の対比を具体的に明示すべきことを求めている。シンジェンタは請願書で通常の意味を主張し、先行技術の該当箇所を特定していた。特許権者が予備答弁書等で新たなクレーム解釈を提示した以上、申立人はリプライ（Reply）において当該解釈に即した反論・説明を展開することが認められる（Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc.基準）。したがって、PTABが記載不備を認めなかった点に裁量権の濫用（abuse of discretion）はない。

(2) 「combination」および「composition」の解釈

明細書（col. 19, lines 54–67）には、「本発明の組成物は…タンクミックス若しくは製剤として同時に施用されてもよく、または順次施用（applied sequentially）されてもよい」旨が明示されている。また、明細書全体を通して「combination」と「composition」は同義かつ互換的に用いられている（PIN/NIP, Inc. v. Platte Chemical Co.参照）。したがって、両用語は成分殺菌剤の「順次施用」を排除せず、事前混合に限定されないとしたPTABの解釈は正当である。

(3) 先行技術による新規性欠如（§ 102）の認定

Godoy文献について：
「consisting of」は列挙された殺菌剤以外の「他の殺菌剤」を含まないことを意味する。Godoyに記載された「Nimbus」について、PTABはブラジルにおける大豆さび病防除においてNimbusが殺菌活性成分ではなく鉱物油補助剤（adjuvant）として使用されている事実を認定した。UPLはNimbus自体が殺菌性を示し得ると主張したが、大豆さび病に対する当該文献の開示文脈において殺菌剤として作用しているとは理解されないとしたPTABの認定は、実質的証拠（substantial evidence）に裏付けられている。

Tobler文献について：
Toblerはマンコゼブ＋TX1（ベンゾビンジフルピル＋「グループp」から選択される化合物）を開示し、「グループp」の250種のリスト中47種が'727特許のクレーム記載化合物と一致し、アゾキシストロビン等が「特に好適」と特掲されていた。UPLは選択肢が膨大であることを理由に新規性を否定する主張（Mylan判決依拠）を行ったが、Mylanは必須の化学量論的塩が明示されておらず実験的証拠の補縮を要した事案であり、本件のように先行技術自体に明確な組み合わせの選択肢が具体的に列挙されている場合（In re Gleave参照）とは異なる。したがって、Toblerがクレーム1等を直接開示したとするPTABの判断に法的な誤りはない。

(4) 進歩性欠如（§ 103）の認定

クレーム2に関し、De Oliveiraは大豆さび病防除のための多成分殺菌剤の組み合わせを開示し、SDHIの添加を示唆していた。当時、ベンゾビンジフルピルは大豆さび病に極めて有効な既知のSDHIであり（Wiglesworth）、他の文献（Tobler、Godoy）でも相乗効果や防除能の向上が教示されていた。先行技術に他のSDHIが挙げられていたとしてもベンゾビンジフルピルへの阻害要因（teaching away）とはならず、当業者がこれらを組み合わせる動機付けは実質的証拠によって支持される。

(5) 制裁申立却下（37 C.F.R. § 42.11(d)(2)の適用）

シンジェンタは、虚偽データへの反証のために自ら試験を実施し多額の費用を支出したことによる損害を主張しており、当事者適格（Article III standing）は認められる。しかし、制裁規定である37 C.F.R. § 42.11(d)(2)は、問題とされた書面・主張が21日以内に「撤回または適切に是正された場合、制裁申立を提出またはPTABに提示してはならない」という強行的なセーフハーバーを定めている。
UPLはシンジェンタの制裁申立提出の数か月前に当該データへの依拠を完全に撤回していた。セーフハーバー規定は、手続の迅速な争点絞り込みを最優先とする制度的選択であり、相手方が既に防御費用を負担していたとしても、正式な撤回があれば制裁申立は遮断される。したがって、PTABが申立の提出許可を拒否した判断に裁量権の逸脱はない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

• 「Consisting of（閉じたクレーム）」と先行技術の副資材・補助剤
  クレームが「A、BおよびCからなる（consisting of）」と規定されている場合、先行技術中に第4の成分（例：Nimbus）が含まれていても、それがクレームの対象とする機能性成分（本件では殺菌活性成分）ではなく、補助剤（アジュバント）等に過ぎないと当業者が理解する文脈であれば、新規性阻害事由（anticipation）を構成し得る。先行技術中の添加成分の技術的性質・機能の立証が決定打となる。
• リスト形式の開示による新規性（Genus-Species / Multiple Elementsの抗弁）
  先行技術に多数の選択肢（本件では数万通りの組み合わせの可能性）が存在する場合であっても、必須骨格が特定され、かつ選択群の中に「特に好適（especially suitable/preferred）」としてクレーム対象物質が具体的に列挙されている場合、Mylan判決のような「開示の欠落（gap）」とはみなされず、新規性が否定されるリスクが高い。
• PTABにおける不当訴訟行為・データ捏造主張とセーフハーバーの実務
  特許権者が明細書中の実験データ等に依拠した主張を展開し、相手方が多大な費用をかけて反証実験等を行った後であっても、特許権者が37 C.F.R. § 42.11(d)(2)の枠組みに基づき当該主張・依拠を「撤回」した場合、セーフハーバーが機能し制裁申立（費用回収）は原則として遮断される。費用負担が生じた後であってもセーフハーバーの適用を回避することは極めて困難であるため、疑義のあるデータに対しては、早期の撤回要求など手続戦略を慎重に設計する必要がある。

【CAFC / 2026年10月13日】No. 2025-1488 - PTABの当事者系レビュー（IPR）決定に対する控訴審判決（連邦巡回区控訴裁判所規則第36条に基づく原決定維持）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、特許権者等である控訴人（Appellant: Noble Innovations NC LLC）が、被控訴人（Appellee: Colgate-Palmolive Company）の請求により開始された米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（Inter Partes Review: IPR2023-01254）の最終書面決定（Final Written Decision）を不服とし、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した事案である。

2. 判決の主文

原決定を維持する（AFFIRMED. See Fed. Cir. R. 36）。

3. 主な争点

• PTABによる特許性判断（特許法102条/103条等に基づく新規性・非自明性欠如等）の適法性: 原決定において下されたクレームの無効性判断および証拠評価等に、取り消すべき実体上または手続上の誤りがあるか否か。
• Fed. Cir. R. 36の適用基準の充足性: 意見書（Written Opinion）を付さずに原決定を即時維持する基準を満たしているか否か。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

合議体（Stoll、Cunningham、Stark巡回裁判官）は、双方の口頭弁論（Oral Argument）および提出書面を審理・検討した結果、連邦巡回区控訴裁判所規則第36条（Fed. Cir. R. 36）を適用し、意見書（理由文）を付すことなく原決定をそのまま維持（Per Curiam Affirmed）する判決を下した。

Fed. Cir. R. 36に基づく略式維持がなされたことから、裁判所は以下のいずれかの要件が満たされており、詳細な判決理由を記述する必要がないと判断したと解される：

• 原審判決・決定における事実認定が実質的証拠（Substantial Evidence）によって十分に支持されていること。
• 決定に法律上の誤り（Error of Law）が認められないこと。
• 意見書を作成しても先例的価値（Precedential Value）を持たないこと。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) Rule 36判決の法的性質と実務上の影響
本件は意見書が発出されない「Rule 36 Affirmance」であるため、実体法上の新たな判例法理（規範）を形成するものではない。しかし、実務上はPTABが下した特許無効（あるいは維持）の事実認定および法適用の結論が、控訴審において完全に追認されたことを意味する。

(2) 上訴実務における留意点（合衆国最高裁への裁量上訴の困難性）
Rule 36に基づく判決は理由の開示がないため、判例違反や法解釈の重大な誤りを主張することが極めて困難であり、合衆国最高裁判所への裁量上訴（Certiorari）の申立てが受理される蓋然性は実質的にほぼ皆無である。したがって、本判決によってPTABの最終決定は確定的なものとなる。

【CAFC / 2026年10月08日】No. 2026-1071 - PTAB審決（IPR）に対する控訴の当事者合意に基づく取下げ（Dismissal under Fed. R. App. P. 42(b)）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR2024-00580）の判断を不服として、請求人・控訴人であるSarepta Therapeutics, Inc.が、被控訴人であるペンシルベニア大学理事会（Trustees of the University of Pennsylvania）およびREGENXBIO Inc.を相手取り、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に提起した控訴審手続である。控訴手続の係属中、当事者間において控訴の取下げに関する合意（Stipulation/Agreement）が成立した。

2. 判決の主文

当事者間の合意に基づき、以下の通り命令する：
(1) 連邦控訴裁判所規則（FRAP）第42条(b)に基づき、本件訴訟手続を却下（Dismiss）する。
(2) 訴訟費用は各自の負担とする。
（同日付で命令（Mandate）として発布）

3. 主な争点

• 争点1: 連邦控訴手続規則（FRAP）第42条(b)に基づく自発的取下げ（Voluntary Dismissal）要件の充足性
  当事者双方による合意に基づき、控訴手続を終了させることが適法・適切であるか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

当事者間において控訴手続の取下げについて合意（The parties having so agreed）が成立していることが確認されたため、裁判所は実体的な争点判断に立ち入ることなく、連邦控訴裁判所規則第42条(b)（Fed. R. App. P. 42(b)）の規定に従い、本件控訴の却下（Dismissal）を命じた。また、訴訟費用の負担についても両当事者各自の負担（each side shall bear their own costs）とする旨を命令した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本件は先例的価値を有しない略式命令（Nonprecedential Order）であり、特許の実体法上の判断は示されていない。実務上は、IPR審決に対するCAFC控訴審係属中において、当事者間の和解（Settlement）や特許ライセンス契約等の締結に伴い、FRAP 42(b)に基づき合意取下げ命令（Dismissal Order）およびマンデート（Mandate）の発布を得て手続を迅速に終局させた典型例として位置づけられる。

【CAFC / 2026年10月08日】No. 2025-1477 - PTABによる特許出願拒絶審決に対する控訴審判決（Rule 36に基づく原審維持）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、特許出願人であるAlexandre Gonthier、Mario DelasおよびMichael Kontorovich（控訴人ら）が、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）による米国特許出願第16/108,860号に対する拒絶審決（Ex parte appealにおける最終拒絶維持審決等）を不服とし、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に提起した審決取消控訴（Appeal）事件である。

控訴人らはPTABによる拒絶審決の取消し（審査官の拒絶理由の破棄）を求めて控訴し、口頭弁論（Oral Argument）が実施された。

2. 判決の主文

AFFIRMED（原審維持）. See Fed. Cir. R. 36.
（CAFC規則第36条に基づき、審理のうえ意見書（Opinion）を付さずに原決定を維持する。）

3. 主な争点

• 争点1: PTABによる拒絶審決の妥当性（米国特許出願第16/108,860号の各請求項に対する特許要件等［自明性（35 U.S.C. § 103）または特許適格性（35 U.S.C. § 101）等］に関するPTABの事実認定および法的判断に誤りがあったか否か）
• 争点2: Fed. Cir. R. 36の適用可否（審理の結果、意見書を作成することなく略式維持判決（Rule 36 affirmance）を下すべき要件を満たしているか否か）

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

裁判所（Dyk, Prost, Taranto 各巡回裁判事による合議体）は、双方当事者の主張および口頭弁論での議論を審理・検討した結果、CAFC規則第36条（Fed. Cir. R. 36）を適用し、理由を付言することなく原判決（PTABの審決）を全面的に支持・維持（AFFIRMED）した。

Fed. Cir. R. 36に基づく維持判決は、主として以下のいずれかの要件を満たす場合に発せられる：

• PTAB等の事実認定を支える実質的証拠（substantial evidence）が十分に存在すること
• 判断に法律上の誤り（error of law）が認められないこと
• 意見書（written opinion）を作成しても判例法上の先例的価値（precedential value）を有しないと判断されること

したがって、裁判所はPTABの判断過程において可逆的な誤り（reversible error）は認められないと判断した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) 非先例的効力および不開示判決（Rule 36 Judgment）の性格：
本件は「NOTE: This disposition is nonprecedential」と明記された規則36条判決であり、先例的拘束力（binding precedent）を有しない。判断理由が判決文中に明記されないため、控訴人が依拠した論理や事実認定に対する個別の司法判断のロジックを抽出することはできないが、実務上は「PTABの審決理由がそのまま確定・承認された」と解される。

(2) 上訴実務（合衆国最高裁判所への移送命令請求）における留意点：
Rule 36判決に対して合衆国最高裁判所へ裁量上訴（Petition for a Writ of Certiorari）を行うことは理論上可能であるが、最高裁が理由の付されていないRule 36判決を受理・破棄する可能性は極めて低い。したがって、出願人実務としては本出願の権利化を断念するか、係属中の継続出願（Continuation Application等）においてクレームの限定補正や新たな証拠の提出を通じて再度の権利化を図るなどの戦略的転換が求められる。

【CAFC / 2026年10月7日】No. 2026-1126 - 特許出願の不明確性拒絶に対する審判請求および控訴における主張の権利放棄（Forfeiture）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、Oliver Wendel Gamble（出願人・控訴人、本人訴訟/pro se）による米国特許出願第17/490,077号（「’077出願」、発明の名称：「モバイルデバイスに保存されたメッセージの表記およびグループ化のための方法およびシステム」）に関する特許審判部（PTAB）の決定に対する控訴審である。
審査官は、請求項1〜8、10、13〜15、および18について先行詞の欠如等を理由に35 U.S.C. § 112(b)に基づく記載不備（不明確・indefinite）拒絶を行った。出願人は一部の補正を行ったものの、残りの不明確性拒絶に対する実質的な反論を行わないままPTABへ審判請求（Appeal）を行った。審判請求書（Appeal Brief）においても「§ 112のエラーは訂正される予定である」旨を述べるにとどまり、実質的な反論を行わなかった。
PTABは、出願人が審判請求書において反論を怠ったため主張を放棄・喪失した（waived/forfeited）と判断し、審査官の拒絶を維持（サマリー判断）した。さらにPTABは、従属請求項（9、11、12、16、17、19、20）についても同様の不備を承継しているとして、37 C.F.R. § 41.50(b)に基づき新たな拒絶理由（new ground of rejection）を通知した。出願人は再審理請求（Request for Rehearing）を申し立て、そこで初めて審査官の拒絶理由に対する実質的反論を展開したが、PTABはこれを規則（37 C.F.R. § 41.52）違反として却下した。これらを不服として出願人がCAFCに控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部（PTAB）の決定を支持（Affirmed）する。訴訟費用は認めない。

3. 主な争点

• 争点1: CAFCにおける主張の喪失（Forfeiture）の成否
  控訴人が控訴理由書（Opening Brief）において§ 112(b)拒絶に対する実質的な反論を行わず、答弁書に対する反論書（Reply Brief）において初めて実質的反論を提出した場合、当該争点は喪失（forfeited）したものとして扱われるか。
• 争点2: PTABにおける主張の喪失認定および再審理請求却下の適否
  PTABに対する審判請求書（Appeal Brief）で審査官の拒絶に反論しなかったことによるPTABの権利放棄認定、および再審理段階で初めて提出された新規反論の審理をPTABが拒否したことは裁量権の濫用（abuse of discretion）に当たるか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

CAFCは以下のロジックに基づき、出願人の実体的な反論はすべて手続上失権（forfeit）しており、PTABの判断に誤りはないとして控訴を棄却した。

1. CAFC控訴審における権利喪失（Forfeiture）
控訴人は§ 112(b)の実体判断が「本控訴の核心」であると主張するが、控訴理由書（Opening Brief）において実質的な反論を一切行わず、Reply Briefに至って初めて議論を展開した。確立された判例法制（McIntosh v. Dep't of Def., 53 F.4th 630 (Fed. Cir. 2022); 関連出願に関する先行判決 In re Gamble (Gamble I), 2025 WL 1341621 (Fed. Cir. 2025) 等）の下では、Opening Briefで提示されなかった主張は喪失（forfeited）する。したがって、全請求項の不明確性拒絶に対する反論は当裁判所において喪失したものと判断される。

2. PTAB段階における権利喪失の認定と裁量権の行使
当審における権利喪失とは独立した理由として、出願人はPTABの前でも同様に反論を喪失させている。出願人がPTABにおいて拒絶理由を争わなかった場合、PTABはその実体について判断する義務を負わず、当該拒絶に対する反論を権利放棄（waived）として扱うことができる（37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv); Hyatt v. Dudas, 551 F.3d 1307, 1314 (Fed. Cir. 2008)）。出願人のAppeal Briefには審査官の拒絶に対する実質的反論が含まれていなかったため、PTABが権利放棄を認めて拒絶理由をそのまま維持（サマリー肯定）したことに裁量の濫用はない。

3. PTABによる新拒絶理由に対する再審理請求（Rehearing）の却下の適否
PTABが新たに拒絶した請求項（9、11、12、16、17、19、20）に関して、出願人は再審理請求において「審査官による独立請求項の拒絶が解消されたため、従属請求項の不明確性も解消した」旨の簡潔な結論的陳述を行ったにすぎない。出願人は元々の審査官拒絶に対して審判請求書で反論を怠っていた以上、このような暗号的・形式的な主張では新拒絶理由に対する正当な反論とは認められず、PTABが37 C.F.R. § 41.52に基づいて再審理を拒否したことにも取消事由となる誤り（reversible error）はない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 審判・訴訟手続における主張の適時提出義務の厳格な適用
本件は、本人訴訟（pro se）の出願人であっても、行政審判手続（PTAB）および控訴審手続（CAFC）における手続規範（Claim Waiver / Forfeiture法理）が厳格に適用されることを明確に再確認した判例である。

2. Appeal BriefおよびOpening Brief作成における実務上の留意点
審査段階で生じたすべての拒絶理由について、PTABへの審判請求書（Appeal Brief）で網羅的かつ具体的に反論しておかなければ、PTAB規則（37 C.F.R. § 41.37）に基づきその後の審理から排除される。また、再審理請求（Rehearing）段階で初めて実質的論拠を持ち出すことは原則として許されない（37 C.F.R. § 41.52）。さらにCAFCへの控訴審においても、Opening Briefで主張を漏らした場合、Reply Briefで挽回することは不可能である。特許出願・権利化実務において、手続的瑕疵による権利喪失を避けるための厳格な書面管理・論点整理の重要性を示す事例といえる。

【CAFC / 2026年10月6日】No. 2026-1323 - 当事者合意に基づく控訴取下げ命令（Fed. R. App. P. 42(b)）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR2024-01014）の決定を不服として、控訴人（Appellant）であるInari Agriculture, Inc.が、被控訴人（Appellee）Corteva Agriscience LLCおよび参加人（Intervenor）であるUSPTO長官を相手方として、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に提起した特許関連の控訴審手続である。控訴提起後、当事者間において控訴の取下げに関する合意が成立した。

2. 判決の主文

（1）連邦控訴手続規則（Federal Rules of Appellate Procedure）第42条(b)に基づき、本手続を却下（取下げ認可：Dismissed）する。
（2）訴訟費用は各自の負担とする（Each side shall bear their own costs）。

3. 主な争点

• 争点1: 連邦控訴手続規則第42条(b)（合意に基づく取下げ）の適用要件の充足性
  当事者間で控訴を取り下げる旨の合意が成立している状況において、裁判所が控訴手続を終局させることの適否。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

裁判所は、当事者間において手続の取下げについて合意（"The parties having so agreed"）が成立していることを確認した。これに基づき、実体的な特許有効性等の争点に関する判断を行うことなく、連邦控訴手続規則第42条(b)を根拠として本控訴手続を却下（Dismiss）し、同時に訴訟費用については各自負担とする旨を命令（Order）した。また、本決定と同日（2026年10月6日）付で確定効（Mandate）が付与されている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本件は実体判断を伴わない非先例的決定（nonprecedential order）であるが、米国知財・控訴実務において以下の留意点がある。

• FRAP Rule 42(b)による手続終局の実務：PTABにおけるIPR手続後のCAFC控訴審段階であっても、当事者間の和解等により合意に達した場合は、FRAP Rule 42(b)に基づく共同申立等により迅速に手続を終了させることが可能である。
• 費用の取決めと即時確定（Mandate）：費用負担について特段の争いがなければ「各自負担（Each side shall bear their own costs）」とされるのが一般的であり、本件では命令発出と同時に判決確定効（Mandate）が生じているため、PTABの原決定が確定することとなる。

【CAFC / 2026年10月02日】No. 2025-1714 - 米国商標審判部（TTAB）審決に対する控訴の自発的取下げ申立（FRAP 42(b)）認容命令

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、米国特許商標庁（USPTO）の商標審理審判部（TTAB）における係属事件（No. 91273170）の審決に対し、控訴人（Appellant）である Nomad Goods, Inc. が連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴（Appeal）を提起した事案である。 控訴審の係属中、控訴人は連邦控訴手続規則（Federal Rules of Appellate Procedure: FRAP）第42条(b)に基づき、本件控訴の自発的取下げ（voluntary dismissal）を申し立てた。これに対し、被控訴人（Appellee）である Nomad Grill LLC は反対の答弁（response in opposition）を提出した。

2. 判決の主文

裁判所（PER CURIAM）は以下のとおり命じた：
(1) 控訴人の控訴取下げ申立て（motion for voluntary dismissal）を認容する。
(2) 被控訴人（Nomad Grill LLC）に訴訟費用（Costs）を認める（被控訴人に費用請求権を付与する）。
（同日、マンデート（Mandate）が発付された。）

3. 主な争点

• 争点1: FRAP 42(b)に基づく控訴人の一方的申立てによる控訴の自発的取下げの許否（被控訴人の反対がある状況下での裁量的判断）
• 争点2: 控訴の自発的取下げに伴う控訴審訴訟費用（Costs）の負担の帰属

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

裁判所は簡潔な決定（Order）において、被控訴人による反対の答弁書（response in opposition）を検討・考慮した上で、控訴人による控訴取下げの申立てを認容した。 FRAP 42(b)では、当事者間の合意（stipulation）によらない自発的取下げについて裁判所の許可（motion）を要するが、控訴人が争訟から離脱する意思を示している以上、特段の重大な不利益（法的不利益・権利濫用等）が認められない限り、裁判所の裁量により申立てを認容するのが通例である。 また、被控訴人が取下げに反対していた事情や手続の終結態様を鑑み、裁判所は裁量を行使して被控訴人 Nomad Grill LLC に対する訴訟費用の償還（Costs to Appellee）を命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) FRAP 42(b)に基づく自発的取下げの実務：
合意による取下げ（stipulated dismissal）に至らない場合であっても、控訴人は裁判所に対する申立て（motion）により控訴を取下げることが可能である。相手方が取下げに反対した場合でも、控訴を強制する実益に乏しいことから、控訴の取下げ自体は原則として認容される傾向にある。

(2) 訴訟費用（Costs）の分配リスク：
FRAP 42(b)に基づく一方的な取下げ申立てにおいては、取下げに伴う相手方の負担（費用発生）を考慮し、通常 FRAP 39 に準じて被控訴人側に訴訟費用が裁定される（Costs to Appellee）ことが多い。控訴の提起およびその後の取下げを検討する実務においては、相手方の応訴負担に伴う費用負担リスク（Cost-shifting）をあらかじめ想定しておく必要がある。

【CAFC / 2026年10月02日】No. 2025-1287 - Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Inari Agriculture, Inc.（付与後見直し（PGR）における実施可能要件（Enablement）違反に基づく特許無効審決に対する控訴審判決）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、Pioneer Hi-Bred International, Inc.（以下「パイオニア社」）が保有する米国特許第11,371,055号（以下「'055特許」）の有効性を巡る事案である。'055特許は、2種類の除草剤（ピリジルオキシ酢酸系オーキシンおよびフェノキシ系オーキシン）を分解する「二重除草剤分解能（dual herbicide-degrading function）」を有する酵素群に関するものである。 代表クレーム1は、当該機能的限定（二重除草剤分解能）に加え、(1) 開示配列（SEQ ID NO: 2）と85％以上の配列同一性（sequence identity）、および (2) 「AAD-12モチーフ」を有するという2つの構造的限定により、包括的（genus）に規定されていた。

Inari Agriculture, Inc.（以下「イナリ社」）は、'055特許のクレーム1〜33が実施可能要件（35 U.S.C. § 112）を欠き無効であるとして付与後見直し（PGR: Post-Grant Review）を申し立てた。イナリ社は、クレームされた属が2.4×10¹⁰⁶個（宇宙の原子数を超える数）もの膨大な数の種（species）を包含するのに対し、明細書には2つの実施例（SEQ ID NO: 2およびSEQ ID NO: 4）しか開示されていないと主張した。 特許権者であるパイオニア社は、85%の配列同一性という共通の性質によりクレームされた属の90%以上が機能を発揮すると主張し、さらに優先日より10年以上後に実施された実験データを提出した。しかし、当該実験において構造的限定を満たす8つの変異体をテストしたところ、二重機能を発揮したのは2つ（それも極めて微弱な活性）に留まることが判明した。 米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）は、クレーム記載の属全体にわたって過度の実験（undue experimentation）なしに実施できるように開示されていないとして、実施可能要件違反により全クレーム（1〜33）を特許無効（unpatentable）と判断した。これを不服としたパイオニア社がCAFCに控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部（PTAB）の最終書面決定（Final Written Decision）を維持（AFFIRMED）する。

3. 主な争点

• 争点1: 優先日後に作成・取得された実験データ（Post-priority data）の証拠能力
  実施可能要件の判断において、特許の有効性を否定（非充足）するために、優先日後の実験データ（本件では特許権者自身が提出した事後実験データ）を参酌することが法的に許容されるか。
• 争点2: 専門家証人（エキスパート）の適格性および裁量権の逸脱・濫用
  PTABがイナリ社の専門家（Dr. Silverstone）の証言を採用したことは裁量権の濫用（abuse of discretion）に当たるか。
• 争点3: 広範な属クレーム（Genus claims）における実施可能要件の充足性
  開示された極めて少数の実施例と包括的な構造・機能的限定に対し、莫大な数の種を包含する属クレームが、連邦最高裁判決Amgen II判理に照らして実施可能要件を満たすか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

(1) 優先日後の実験データの許容性（争点1）について

パイオニア社がPTAB段階で本論点を争っていなかったため権利放棄（forfeiture）とみなし得るが、実体判断としてもパイオニア社の主張は失当である。

• CAFCはAmgen I判決（872 F.3d at 1375）を引用し、「クレームの属の代表的な数の種が開示されていないことを立証するために、優先日後の証拠を使用することは適法である」と判示した。
• パイオニア社が依拠するIn re Hogan判決（559 F.2d 595）およびIn re Entresto判決（125 F.4th 1090）は、優先日時点で存在しなかった「後発の技術（later-developed technology / later-existing state of the art）」（例：出願後に開発された非晶質ポリマーや新錯体）を後出しして非実施可能性を示すことを排斥した法理であり、発明者に不可能な負担を課さないためのものである。
• これに対し本件でテストされた変異体は、出願優先日時点で当業者が作製し得たものであり、単にテストされた時期が後日であったに過ぎない。したがって、優先日時点での実施可能性（過度の実験の要否、および開示が代表的な種を網羅しているか）を評価するために優先日後の実験データを証拠として採用することは適法である。

(2) イナリ社側専門家の証言採用（争点2）について

PTABによる専門家証言の信用性判断は裁量権の濫用基準で審査される。パイオニア社はDr. Silverstoneの酵素学の直接的経験不足を主張するが、それが判断にどのような相違をもたらしたかをPTABに示しておらず、同氏は遺伝子組換えトウモロコシ等の開発指導実績もあるため、PTABの証言採用に裁量権の濫用は認められない。

(3) 実施可能要件の実体判断（争点3）について

PTABの判断は、連邦最高裁のAmgen II判決（143 S. Ct. at 1254）の基本規範である「より多くをクレームするならば、より多くを実施可能に開示しなければならない（The more one claims, the more one must enable）」に合致している。

• クレーム範囲と開示の著しい不均衡：本件クレームは2.14×10¹⁰⁶個（明細書の図2の指針を考慮しても1.23×10⁶⁶個）という天文学的・圧倒的な数の種を包含するのに対し、明細書に記載された実施例はわずか2つに留まる。この著しい不均衡は、実施可能要件を欠く強力な根拠となる。
• 構造と機能の相関性の欠如：パイオニア社の「85%の配列同一性と所定モチーフがあれば90%以上機能する」という主張は、自らが提出した事後実験データによって自滅的に反駁された。8つの変異体のうち2つしか機能せず、わずか6アミノ酸しか違わない変異体間（Variant 17と19）でも機能の有無が分かれるなど、明細書には85%の同一性レベルにおいて機能を有する実施形態へと当業者を導く道標（guideposts）が欠落していた。
• したがって、クレームされた属の全範囲を実施するためには過度の実験が必要であるとしたPTABの認定は、十分な実質的証拠（substantial evidence）に裏付けられている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本判決は、バイオテクノロジーおよび抗体・創薬分野における包括的属クレーム（Genus claims）に対する審査および特許有効性判断の実務において、以下の重要な示唆を与える。

• In re Hoganの射程の明確化と事後データの証拠能力： 「実施可能要件は出願日（優先日）基準で判断される」という原則から、優先日後の実験データが一切排除されるわけではないことが再確認された。出願後に新たに開発された技術水準（Later-developed technology）に基づく無効主張はHogan/Entrestoにより遮断されるが、「出願時点で存在し得た変異体についての事後的な再現実験データ」は、出願日時点における開示の不十分さ（過度の実験の必要性）を立証する有効な証拠となる。
• 自己提出データによる自滅（Self-inflicted wound）の回避： 特許権者が有効性を擁護するために事後的に提出した実験データが、かえって「構造と機能の非相関性（予測不可能性）」および「開示された指針の機能不全」を裏付ける決定打となった。抗体や酵素などの配列同一性クレームにおいて補足実験データを提出する際は、クレーム全域にわたる再現性および成功率を厳格に精査した上で提出すべき実務的教訓を示している。
• 最高裁Amgen II判理の厳格な定着： 構造的限定（85%配列同一性等）を付加したとしても、それが機能的限定（二重分解活性）と高度に相関していることが明細書から客観的に予見できない場合、天文学的な広がりを持つ機能的属クレームは実施可能要件違反（過度の実験）の判断を免れないことが改めて実証された。

【CAFC / 2026年10月01日】No. 2025-1444 - 査定系再審査審決不服控訴における特許無効に基づく訴えの利益（Mootness）の消滅による控訴却下判決

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、特許権者である控訴人Satius Holding, Inc.（以下「Satius社」）が、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）による査定系再審査（Ex Parte Reexamination、手続番号: 90/014,826）の決定を不服として提起した控訴審判決である。
PTABは、Satius社が保有する米国特許第6,711,385号（以下「’385特許」）のクレーム1を自明性（35 U.S.C. § 103）に基づき拒絶し、さらにSatius社による再審理（Rehearing）請求を棄却した。これに対し、Satius社はPTABの拒絶審決等の取消しを求めて連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴していた。

2. 判決の主文

本件控訴を却下（Dismissed）する。
訴訟費用は各自負担（No costs）とする。

3. 主な争点

• 争点: 関連する別訴において対象特許クレームが無効と確定・判断された場合における、本件再審査不服控訴に係る訴えの利益の存否（Mootnessの成否）

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

CAFCは、同日付で判決が言い渡された並行侵害訴訟の控訴審であるSatius Holding, LLC v. Samsung Electronics Co.事件（No. 2025-1446, Fed. Cir. Oct. 1, 2026）において、’385特許のクレーム1が無効（invalid）であるとの終局判断を下した。
これにより、同一の特許クレームの有効性を争点とする本件査定系再審査手続の審決不服控訴については、実質的な争訟性（Case or Controversy）が失われ、判断の対象となる実益が消滅したため、事件はムート（Moot）となったと認定した。したがって、PTABの自明性判断の実体的な当否に立ち入ることなく、本件控訴を却下（Dismiss）した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 並行訴訟・再審査手続におけるムート性（Mootness doctrine）の実務運用
地裁発の特許侵害訴訟（またはその控訴審）とUSPTOでの再審査（Ex Parte / Inter Partes Reexamination、IPR等）の不服申立が並行して係属している場合、いずれかの手続において対象クレームが無効と判断されれば、他方の手続は訴えの利益を欠くこととなり、実体審理を経ずに却下されるという確立した実務原則（Mootness）が再確認されている。

2. 訴訟戦略上の留意点
複数のフォーラムで同一クレームの有効性が争われている場合、一方の事件で無効判断が下されると、他方で進行中の審決取消訴訟における主張維持は極めて困難となる。実務上は、並行する訴訟手続の進行速度やCAFCにおける併合・同日審理の可能性を考慮し、無効リスクが波及する順序を想定した訴訟追行・リソース配分の最適化が不可欠となる。

【CAFC / 2026年9月30日】Nos. 2024-2301, 2024-2302 - Hongjia Wang v. Viking Drill & Tool, Inc.（一部継続出願における優先権主張の可否および記載要件充足性に基づく特許無効審決取消控訴事件）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、ツイストドリルに関する米国特許第11,007,583号（以下「'583特許」）の特許権者であるHongjia Wang（以下「Wang」）が、Viking Drill & Tool, Inc.（以下「Viking」）の請求により開始された当事者系レビュー（IPR2023-00473、IPR2023-00474）において特許審判部（PTAB）が下した、'583特許の対象クレーム（クレーム1〜22）を非特許有性（無効）とする最終書面決定（Final Written Decision）を不服として提起した控訴審判決である。

'583特許は、Wangの先願である米国出願第15/847,900号（公開番号：US 2019/0176241 A1、以下「Wang '808」）の一部継続出願（CIP出願）として優先権を主張していた。Vikingは、Wang '808と他の公知技術文献（Gentryおよび/またはDufree）の組み合わせに基づき自明性（obviousness）による無効理由（Ground 1）を主張した。これに対しWangは、'583特許はWang '808の出願日に遡る有効な優先権を有するため、Wang '808自体は'583特許の先行技術（prior art）とならないと反論した。

PTABは、独立クレーム1および8に記載された「formed . . . spirally（螺旋状に形成された）」という構成要件（当事者合意により「軸方向逃げ角（axial relief）」を有する構成と解釈）について、先願であるWang '808には35 U.S.C. § 112に基づく記載要件（written description requirement）の十分な開示・サポートがないと判断した。その結果、優先権主張の利益を認めず、先行技術たるWang '808等に基づいて全対象クレームを自明であり無効と判断したため、WangがCAFCへ控訴した。

2. 判決の主文

特許審判部（PTAB）の最終書面決定を支持（Affirmed）する。

3. 主な争点

• 争点1: 記載要件（Written Description Requirement）に関する法的基準の適用の適否
  予測可能な技術分野において、当業者の一般的な知識や経験を考慮した際に、親出願（Wang '808）の開示が「軸方向逃げ角」を合理的に伝達（convey with reasonable clarity）していたといえるか。
• 争点2: 親出願における「formed spirally」の開示有無（実質的証拠基準）
  Wang '808中の「フルートの連結線が螺旋構造を形成する」との記載が、クレーム解釈上の「軸方向逃げ角」を開示・サポートしていると認められるか。
• 争点3: 専門家証言の適格性および新たなクレーム解釈の許容性（手続上の抗弁権喪失/Forfeiture）
  PTAB手続で申し立てられなかった専門家証人の資格欠格および新たなクレーム解釈（径方向逃げ角を含むとする主張）を控訴審で主張できるか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

(1) 記載要件の法的判断基準（Review: De Novo）

後願クレームが先願の出願日の利益を享受するためには、先願の明細書が35 U.S.C. § 112に基づき、出願日時点で発明者が後願の発明を「占有（possession）」していたことを当業者に対し合理的に明確に伝達していなければならない（PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299, 1306 (Fed. Cir. 2008)）。
Wangは、本件が「予測可能な技術分野」であり軸方向逃げ角が周知慣用技術であることからPTABは過度な詳細開示を要求したと主張したが、裁判所はこれを排斥した。当業者の知識をもって先願における「開示の不存在」を補うことはできず、優先権が認められるのは明示的または内在的に開示された事項に限られる（Lockwood v. Am. Airlines, Inc., 107 F.3d 1565, 1571–72 (Fed. Cir. 1997)）。Wangは軸方向逃げ角がドリルにおいて必須不可欠（内在的）である証拠も提出していない。

(2) Wang '808の開示内容に関する事実認定（Review: Substantial Evidence）

特許無効の立証責任は終始申立人（Viking）にあるものの、先願に対する優先権の適格性を立証する責任は特許権者（Wang）にある（Parus Holdings, Inc. v. Google LLC, 70 F.4th 1365, 1371 (Fed. Cir. 2023)）。
Wang '808の段落[0035]にある「フルートの連結線が螺旋構造を形成する（the connecting lines of the flutes form a spiral structure）」という記載につき、Wangは「各フルートを分離・画定する線が非平行となって螺旋を形成する（軸方向逃げ角の存在）」を意味すると主張した。しかし、PTABがVikingの専門家証言および明細書全体の整合性に基づき、当該「連結線」は各フルートの角度位置を構造的に結ぶ線（フルートの刃先同士を結ぶ線等）を指すと認定したことには十分な証拠（Substantial Evidence）の裏付けがある。仮にWangの解釈が一つの合理的解釈であったとしても、クレームの全限定要件を「明白に（unambiguously）」記載していない限り記載要件は満たされない（Hyatt v. Boone, 146 F.3d 1348, 1354 (Fed. Cir. 2001)）。

(3) 抗弁権の喪失（Forfeiture）

Wangが控訴審で提起した以下の主張は、いずれもPTAB審理段階で適切に主張されていなかったため抗弁権を喪失（forfeited）したと判断された（Netflix, Inc. v. DivX, LLC, 84 F.4th 1371, 1378 (Fed. Cir. 2023)）：

• Viking側の専門家（Dr. Schmid）について、設定された当業者の定義（ドリルビット開発経験1年以上）を満たさないとして証言採用を裁量権の濫用と主張した点（PTABで証拠排除申立て（Motion to Exclude）を行っていなかった）。
• 「formed spirally」のクレーム解釈に「径方向逃げ角（radial relief）」も含めるべきとする主張（当事者間で合意した「軸方向逃げ角を要求する」解釈と矛盾し、PTABで提起されていなかった）。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

• 親出願／CIP出願における優先権主張と記載要件（§ 112）の厳格性:
  CIP出願等において、先願を自己の公知文献（Prior Art）とされないための優先権適格性を担保するには、後願クレームの全限定要件が先願に「明示的（express）」または「内在的（inherent）」に開示されている必要がある。「周知慣用技術であるから当業者が推知できる」という自明性の議論（Obviousness）を記載要件（Written Description）の不足の代替として援用することはできない（Lockwood判理の再確認）。
• クレーム解釈の合意と審理手続上の規律:
  IPR審理中に当事者合意のもとで決定されたクレーム解釈を、控訴審段階で自己に有利に拡張・変更することは許されない。また、専門家の適格性や証拠能力に対する異議は、PTAB手続内（Motion to Exclude等）で明確に申し立てておかなければ控訴審において争う余地はない（Forfeitureの厳格な適用）。

【CAFC / 2026年9月30日】No. 2025-1153 - 特許査定系再審査におけるPTABの新たな拒絶理由に対する手続的対応（審査再開要件）および自明性（35 U.S.C. § 103）に関する控訴審判決

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、WSOU Investments LLC（以下「WSOU」）が保有する米国特許第9,357,014号（以下「'014特許」）に関する査定系再審査（ex parte reexamination）の控訴審判決である。'014特許は、IPアドレスではなく「サービス名」に基づいてエンドポイント間のサービス接続を確立する「サービスベースネットワーキング」技術を開示している。
第三者（Cisco Systems）による当事者系レビュー（IPR）申立の不開始決定（先行文献「Traversat」とクレームの用語対応に関する立証不備を理由とする不開始）を経て、CiscoはTraversatを新たな観点からマッピングした査定系再審査を請求した。審査官はTraversatに基づく新規性欠如（§ 102）等により最終拒絶を行ったが、特許審判部（PTAB）は新規性拒絶を取り消す一方、同一のTraversat文献に基づいて自明性（§ 103）を理由とする「新たな拒絶理由（new ground of rejection）」を職権で提示した。
これに対しWSOUは、37 C.F.R. § 41.50(b)(1)に基づき審査再開（reopening of prosecution）を求めて応答書を提出した。しかし、WSOUは拒絶されたクレームの補正や削除を行わず、新規クレームの追加と既存文献に基づく阻害要因（teaching away）等の反論のみを提出した。中央再審査部（CRU）は当該補正を不適法と判断して審査再開を認めず、37 C.F.R. § 41.50(b)(2)に基づく再審理請求（request for rehearing）として扱いPTABへ回付した。PTABは再審理を棄却し、WSOUがCAFCへ控訴した。

2. 判決の主文

審判部（PTAB）の決定を支持（Affirmed）する。

3. 主な争点

• 争点1（実体法上）：クレーム解釈の誤りおよび自明性（§ 103）判断の実質的証拠（substantial evidence）の有無
  PTABが、Traversat文献に「サービス接続の確立を支援するための基礎として用いられるサービス名」と同一の名称がサービス接続要求メッセージに含まれる構成が示唆されていると認定したことは、実質的証拠に基づいているか。
• 争点2（手続法上・適正手続）：37 C.F.R. § 41.50(b)に基づく審査再開請求の取扱いおよび適正手続（Due Process）違反の有無
  新たな拒絶理由に対し、拒絶対象クレーム自体を補正・削除せず「新規クレームの追加」および「既存文献に対する新主張」のみを提出した場合に、CRUが審査再開を拒否し再審理請求として扱ったことは裁量権の濫用（abuse of discretion）または適正手続違反に当たるか。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

CAFCは、実体法上の自明性判断、および手続法上の審査再開拒否のいずれにおいてもPTABおよびUSPTO（CRU）の判断を全面的に支持した。

(1) 自明性（§ 103）について

• クレーム解釈：PTABは先行するIPR時と同一の解釈（接続確立の基礎となるサービス名と要求メッセージに含まれるサービス名が同一であること）を採用しており、再審査において審査官がTraversatの「ピア名（peer name）」をこれらすべての要件に正しくマッピングした事実を認めたにすぎず、クレーム解釈上の誤りはない。
• 実質的証拠：Traversatの図15およびその関連記載には、ピア発見プロトコルにおいて「名前付きピア（named peers）を探索できる」こと、および「名前を指定して、または指定せずにピア発見を行える」ことが明記されている。当業者にとって探索クエリメッセージ内に探索対象のピア名を指定することは自明な設計変更（obvious variation）であり、これをサービス接続確立の基礎として用いる構成を動機付ける十分な実質的証拠が存在する。阻害要因の主張も根拠を欠く。

(2) 審査再開（37 C.F.R. § 41.50(b)）および適正手続について

• 法規範：37 C.F.R. § 41.50(b)(1)に基づき審査再開を受けるためには、「拒絶されたクレームに対する適切な補正（appropriate amendment of the claims so rejected）」または「新たな証拠（new Evidence）」の提出が必要である。
• 当てはめ：
  • 補正要件：WSOUは拒絶されたクレームを一切補正または削除せず、新規クレームを追加したにすぎない。これは「拒絶されたクレームの補正」には該当しない。PTABによって特許性なしと判断された同一のクレーム・同一の記録をそのまま審査官に差し戻すことは不合理であり、CRUの判断はUSPTO規則に整合する。
  • 新証拠要件：WSOUが主張した「阻害要因の証拠」は、既存の記録に含まれていた先行文献（Traversat）の記載に基づく新たな法律的「主張（argument）」にすぎず、新「証拠」ではない（In re Sullivan事件とは異なり、未提出の外部証拠が提出されたわけではない）。
• したがって、CRUが審査再開を拒否し再審理請求（§ 41.50(b)(2)）としてPTABに回付した手続に裁量権の濫用はなく、WSOUの適正手続（デュー・プロセス）も侵害されていない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本判決は、米国特許再審査および審判実務における重要な手続的指針を示している。

• PTABの「新たな拒絶理由」に対する実務的対処：
  審判段階で新たな拒絶理由（37 C.F.R. § 41.50(b)）が出された際、審査官へ差し戻して審査を再開（reopening of prosecution）させるためには、「拒絶対象となった原クレーム自体の補正・削除」が不可欠である。拒絶されたクレームを維持したまま別異のクレームを追加するのみでは、規則上の「appropriate amendment of the claims so rejected」と認められず、自動的に再審理（rehearing）へ回され、審判段階で争わざるを得なくなる点に留意を要する。
• 「新証拠（new evidence）」と「新主張（new argument）」の明確な区別：
  審査再開の要件である「新証拠」として阻害要因等を論じる場合、既存の引例文献から読み取れる内容を再構成しただけの意見書・主張は「証拠」とは評価されない。審査再開を意図する場合は、宣誓書（Declaration）や新規の技術文献等の客観的証拠を新たに提出する必要がある。

【CAFC / 2026年9月25日】No. 2024-2205 - Zentian Ltd. v. Apple Inc.（IPRにおけるクレーム解釈および自明性に基づく特許無効審決に対する控訴審判決）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、Zentian Ltd.（以下「Zentian」）が保有する音声認識システムに関する米国特許第10,062,377号（以下「'377特許」）の有効性を巡る当事者系レビュー（IPR）の控訴審事案である。'377特許（代表クレーム1）は、デジタル音声ストリームから「特徴ベクトル（feature vector）」を計算し、音響モデルの各状態との「距離（類似度）」を計算して単語認識を行う構成を開示している。クレーム1[b]には、当該特徴ベクトルが「前記デジタル音声ストリームからの複数の抽出および／または導出された量（extracted and/or derived quantities）」を含むと規定されていた。

Apple Inc.（以下「Apple」）は、先行技術文献（Jiang特許：ベクトル量子化技術を用いて特徴ベクトルをコードブック内の「コードワード（codeword）」にエンコードし、当該コードワードと音響モデルの状態との距離を計算する手法を開示）に基づき、'377特許のクレーム1〜6は自明であり無効であるとしてIPRを申し立てた。特許審判審決部（PTAB）は、クレームの「feature vector」にはJiangの「コードワード」も包含されると解釈し、全クレームを自明（無効）とする最終書面決定（Final Written Decision）を下した。Zentianは、コードワードは特徴ベクトルの単なる「表現（representation）」に過ぎず、クレームの「feature vector」には含まれないと主張して連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した。

2. 判決の主文

特許審判審決部（PTAB）の最終書面決定を支持（AFFIRMED）し、'377特許の対象クレーム（クレーム1〜6）を自明（非特許要件具備）とした無効判断を維持する。

3. 主な争点

• 争点1: 「feature vector（特徴ベクトル）」のクレーム解釈
  クレーム1[b]に記載された「extracted and/or derived quantities」に基づき、特徴ベクトルが音声ストリームから直接抽出された「純粋な（pure）」特徴ベクトルに限定されるか、あるいはベクトル量子化された代表値である「コードワード（codeword）」のような導出された表現（representations thereof）まで包含するか。
• 争点2: 先行技術（Jiang）によるクレーム要素1[g]の開示性（自明性の判断）
  事前に決定されたコードブックのインデックス（コードワード）を用いるJiangの構成が、クレーム1[g]の「第1の特徴ベクトルから計算された距離（distances calculated from a first feature vector）」を満たすか否か。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

CAFCは、PTABのクレーム解釈（法の問題としてDe Novo審理）および先行技術の開示内容に関する事実認定（実質的証拠基準：Substantial Evidenceによる審理）を検討し、以下の論理によりPTABの判断を全面的に支持した。

(1) 文言解釈および異なる用語の解釈原則（Canons of Construction）

クレーム解釈の第一義的な拠り所はクレーム文言自体にある（Phillips v. AWH Corp.）。クレーム1[b]は「extracted and/or derived quantities」と明記している。同一クレーム内で異なる文言が用いられている場合、それらは異なる意味を有すると推定される（Helmsderfer v. Bobrick Washroom Equip., Inc.）。 したがって、「derived（導出された）」は「extracted（直接抽出された）」とは異なる概念であり、特徴ベクトルは直接抽出された純粋な量のみならず、音声ストリームから「導出された表現（representations）」であるコードワードも当然に包含すると解釈するのが相当である。

(2) Zentian側の主張の排斥

• マグリットの絵画（「これはパイプではない」）の比喩の排斥：
  Zentianは「パイプの絵がパイプそのものではないように、特徴ベクトルの表現（コードワード）は特徴ベクトルではない」と主張した。しかし、CAFCは、コードワードが「代表（representative）」であるからといって特徴ベクトルでないことにはならず、実態としては「類似したパイプ群の中から代表となる1つのパイプを選定している」関係に近いため、特徴ベクトルに該当すると判示した。
• コードワードが事前に設定されている点：
  Zentianは、コードワードが音声ストリームの生成前に事前に決定されているためストリームから「導出」されたものではないと主張した。これに対し、裁判所は、対象となるデジタル音声ストリームに最も近似するコードワードを「選択・導出」する処理が行われる以上、ストリームから「導出された量」で構成されていると認定したPTABの判断に実質的証拠があるとした。
• コードワードが「単一値」であるとする主張：
  コードワードはインデックスとしては単一値で表現されるものの、コードブックを通じてアクセスされる実体は複数の量（plurality of quantities）を代表しているため、クレーム要件を満たすとしたPTABの事実認定を是認した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. クレームドラフティングにおける並列的用語（“and/or”）のブーメラン効果：
権利範囲を広げる意図で「extracted and/or derived（抽出および／または導出された）」と記載したドラフティングが、無効審判（IPR）局面においては先行技術の「コードワード（代表値・量子化データ）」を射程に含める根拠として特許権者側に不利に作用した典型例である。広汎な権利化を目指す上位概念・選択的文言と、先行技術からの回避余地（純粋な特徴ベクトルへの限定）を残す限定的従属クレームの多層的設計が実務上極めて重要となる。

2. 異なる用語に異なる意味を推定する準則の厳格適用：
「extracted」と「derived」について、裁判所は推定則（presumption that different claim terms have different meanings）を厳格に適用し、特許権者による「実質的に直接抽出されたデータに限る」という限定解釈の試みを一蹴した。明細書中で明確な再定義（lexicographer）を行わない限り、付加された同義語的・上位概念的語句は先行技術の捕捉範囲を拡大させるリスクを孕む点に留意すべきである。

3. クレーム解釈（法律問題）と先行技術の当てはめ（事実問題）の境界：
裁判所は脚注3において、本件の争点がクレーム解釈（De Novo審理）であっても、先行技術の開示・適用の比較（Substantial evidence審理）であっても結論は同一になると指摘（Hafeman v. Google LLC引用）しており、技術的データ構造（ベクトル量子化データ）の該当性判断における実務的な判断枠組みを示している。

【CAFC / 2026年09月21日】No. 2026-1766 - 先行技術該当性の誤認を理由とするPTABへの合意差戻し命令（Order）

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、特許出願人であるデヴィッド・J・ゴメス（David J. Gomez、控訴人）の特許出願（出願番号：17/375,841）について、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）が下した特定の請求項に対する拒絶審決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に提起された控訴審事件である。
控訴審の係属中、PTABが請求項を拒絶する根拠とした引例（reference）が法的な先行技術（prior art）に該当していなかったことが判明したため、当事者双方（出願人およびUSPTO）は、PTABにおける更なる審理を求める共同差戻申立（Joint motion to remand for further proceedings）をCAFCに提出した。

2. 判決の主文

1. 当事者双方による共同差戻申立を認可（Grant）する。本件申立および本命令の趣旨に従い、更なる審理を行わせるため、本件を米国特許商標庁（USPTO）へ差し戻す（Remand）。
2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

• 争点1: PTABの拒絶根拠とされた引例の先行技術適格性（Prior Art Status）の欠如に基づく差戻しの当否
  特許拒絶の根拠とされた引例が先行技術適格性を欠いていた瑕疵に基づき、審決の実質的審理に入ることなく下級審（USPTO/PTAB）へ審理を差し戻すことが適切か否か。

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

裁判所（Dyk巡回裁判官執筆、MayerおよびStark巡回裁判官同席）は、当事者双方が提出した共同申立を検討した。その結果、PTABが特許出願の一部の請求項を拒絶するにあたって依拠した引例が、法定の先行技術（Prior Art）ではなかったことが確認されたため、実体判断に踏み込むことなく申立を認可し、PTABにおいて適正な先行技術関係に基づく再審理を実施させるべく、事件をUSPTOへ差し戻す判断を下した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本決定は非先例的命令（Nonprecedential Order）であるが、米国特許出願・審判および控訴実務において以下の留意点を示唆している：

• 控訴審係属中におけるUSPTOとの協調的対応（Joint Remand）:
  PTABの拒絶審決において先行技術適格性の誤認（出願日・優先日の先後関係の誤認、35 U.S.C. § 102の適用誤り等）といった明らかな瑕疵が控訴段階で露見した場合、CAFCでの口頭弁論や判決を待たず、USPTO側訴訟代理人（Office of the Solicitor）との協議を通じて共同差戻申立（Joint Motion to Remand）を行うことが実効的かつ迅速な解決策となる。
• 先行技術該当性の徹底的なスクリーニングの重要性:
  審査官レベルのみならず審判段階（PTAB）を経た場合であっても、引例の開示日・出願日や適格性（除外事由等）の確認に瑕疵が生じる事例が存在するため、出願人・審判請求人側は控訴提起前の段階で先行技術の成立要件を厳格に再検証することが肝要である。

【CAFC / 2026年9月15日】No. 2026-1670 - 当事者合意に基づく控訴取下げ（自主的却下）命令

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR2024-01403）の決定を不服として、控訴人（特許権者等）であるHarbor Island Dynamic LLCが、被控訴人であるSamsung Electronics Co., Ltd.およびSamsung Electronics America, Inc.を相手取り、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴（Appeal）を提起した事案である。控訴審の係属中、当事者間において合意が成立した。

2. 判決の主文

(1) 連邦控訴裁判所規則（Fed. R. App. P.）第42条(b)に基づき、本件手続を却下（Dismiss）する。
(2) 各当事者はそれぞれ自己の費用（訴訟費用）を負担するものとする。

3. 主な争点

• 争点: 連邦控訴裁判所規則（FRAP）第42条(b)に基づく当事者合意による控訴の自主的取下げの可否
  （※本件は和解等に伴う合意取下げ命令（Order）であり、PTAB決定の実体的な特許性・無効理由等の判断は行われていない）

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

CAFCは、当事者双方が本控訴の終結について合意（"The parties having so agreed"）に達したことを確認した。これを受け、裁判所は実体的な争点判断に踏み込むことなく、連邦控訴裁判所規則（Fed. R. App. P.）第42条(b)の規定に従い、本件控訴を却下（Dismiss）し、手続を終結させた。また、費用負担についても当事者間の合意に基づき、各自負担（Each side shall bear their own costs）とすることを命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本決定は非先例的命令（Nonprecedential Order）であり、新たな法理を判示したものではないが、実務上以下の点を確認できる。

• FRAP 42(b)に基づく手続終結実務：米国控訴審において、PTABでのIPR決定に対する控訴係属中に当事者間で和解または係争終結の合意が成立した場合、当事者はFRAP 42(b)に基づく申立て（または共同申立て）を行うことで、迅速に控訴手続を終結（Dismissal）させることができる。
• 費用負担の合意と確定：費用の各自負担を含めた合意が成立している場合、裁判所は通常その合意を尊重して命令を発出し、本件のように同日付けで判決効（Mandate）を直ちに発生させる運用が採られる。

【CAFC / 2026年09月15日】Nos. 2025-1263, 2025-1264, 2025-1265 - PTABによる当事者系レビュー（IPR）決定に対する控訴審判決

1. 事案の概要（事実経過・請求内容）

本件は、特許権者である控訴人（Appellant）Dodots Licensing Solutions LLCが、被控訴人（Appellees）Samsung Electronics Co., Ltd.およびApple Inc.により申し立てられた複数の当事者系レビュー（IPR2023-00621、IPR2023-00701、IPR2023-00756、IPR2024-00143、IPR2024-00144、IPR2024-00145）において、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）が下した最終書面決定（Final Written Decisions）等を不服として、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した事案である。

2. 判決の主文

AFFIRMED. See Fed. Cir. R. 36.
（連邦巡回区控訴裁判所規則第36条に基づき、原審判決・決定を維持・支持する。）

3. 主な争点

• 争点: PTABの最終書面決定（特許クレームの有効性／無効性判断等）における事実認定および法的判断の妥当性
  （PTABによる特許性の否定等の判断について、実質的証拠（substantial evidence）の欠如や法解釈上の誤り（error of law）が存在するか否か。）

4. 裁判所の判断ロジック（判示の要旨）

本件判決は、合議体（Lourie, Linn, Chen巡回裁判官）によるFed. Cir. R. 36（連邦巡回区控訴裁判所規則第36条）に基づく理由不記載の確認判決（Rule 36 Judgment）である。
裁判所は当事者双方による口頭弁論（oral argument）を審理・検討した結果、意見書の作成・公開を要する新たな先例的価値を有する法論点はなく、原審（PTAB）の判断に取消・差戻しを要する誤りはないと判断し、理由を付さずに原決定を全面的に維持（AFFIRMED）した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

(1) Fed. Cir. R. 36（理由不記載判決）の法的意味
Rule 36に基づく判決は、CAFCが「原審の決定に誤りがなく、かつ意見書を作成・公表する実益・先例的価値（precedential value）がない」と判断した場合に発せられる。本件においてPTABの認定・判断（先行技術に基づく進歩性欠如・新規性欠如等の事実認定およびクレーム解釈）は全面的に是認されたことを意味する。

(2) 実務上の留意点
本判決は非先例的（nonprecedential）処分であり、他事件における拘束的先例（binding precedent）とはならない。また、詳細な判決理由が示されていないため、実質的な争点や判断の根拠を分析するにあたっては、原審PTABの最終書面決定およびCAFCにおける控訴理由書・口頭弁論の記録（Oral Argument Audio）を直接確認・参照する必要がある。